2014年新修订的《商标法》加大了对恶意商标注册行为的打击力度。新《商标法》对恶意注册的否定态度在法律实施过程中体现为商标局、商评委在商标异议、不予注册复审、无效宣告案件的审理中,增大了系争商标申请人主观恶意的权重,申请人是否具有主观恶意对前述三种类型案件的结果有了更大的影响作用。

从目前的审查实践来看,系争商标申请人的主观恶意对商标异议、异议复审、无效宣告案件的影响主要体现在以下几个方面:

1. 在适用《商标法》第三十条、第十三条、第三十二条等实体条款时,商标局和商评委会因系争商标申请人具有主观恶意,而适当降低对商标近似、商品类似、商品关联性、在先商标知名度等的要求。

如我们代理的一件商标无效宣告案件,根据一般的商标近似性判断标准,该案双方商标不一定判定为近似商标。商评委在无效宣告中认定近似的一个重要的因素是考虑了争议商标申请人名下的20多件商标基本上均为涉嫌抄袭、摹仿他人的商标。争议商标申请人的恶意很大程度上影响了该案的结果。

2. 商标局在异议案件中适用《商标法》第十条第一款第(七)项、第七条,商评委在不予注册复审、无效宣告案件中适用《商标法》第四十四条第一款撤销系争商标的注册。

对于高知名度和强显著性的在先商标,若系争商标与之完全相同或基本相同,那么系争商标申请人显然具有明显的摹仿恶意,此时,若适当降低商品类似或关联性等标准仍不能适用第三十条、十三条等实体条款解决的情况下,商标局可能就会适用《商标法》第十条第一款第(七)项,即“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”不予核准被异议商标的注册。如商标局在第11966761号“ ”商标异议案件中认定:“被异议商标‘CASTROL及图’指定使用于第17类‘防辐射合成物、绝缘耐火材料’等商品。异议人提供的证据材料证实异议人在先注册、使用在‘润滑油’商品上的‘CASTROL’商标经其使用和广泛宣传已在相关公众间具有一定知名度。被异议商标的英文‘CASTROL’与异议人引证在先注册的‘CASTROL’商标英文相同,容易使相关公众对商品的来源发生混淆、误认,对商品的来源等产生误认,并适用《商标法》第十条第一款第(七)项不予核准被异议商标的注册。”

另外,对于系争商标申请人名下有大量恶意摹仿他人的商标申请的,商标局也会适用该条不予核准被异议商标的注册。如商标局在第12101528号 “ ”商标异议案件中认定:“除本案被异议商标外,被异议人在多个类别的商品或服务上申请注册了多件与他人在先注册或在先使用商标相同的商标,被异议人的行为具有明显的复制、摹仿、抄袭他人商标的主观故意,该类行为不仅会导致相关消费者对商品的来源产生误认,更有损于公平竞争的市场秩序,违反了诚实信用原则。”并适用《商标法》第十条第一款第(七)项和第七条不予核准被异议商标的注册。

对于系争商标申请人名下有大量恶意摹仿他人的商标申请的,商评委会适用《商标法》第四十四条第一款,即“…是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的…其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该商标无效”的规定,撤销系争商标。如商评委在第12631902号“frizz ease”商标无效宣告中认定:“除争议商标外,被申请人还先后在多个类别的商品上申请注册了‘乱世佳人Gone with the Wind’、‘哈莉贝瑞HALLE BERRY’等商标,上述商标与国外享有较高知名度的设计师姓名、品牌、知名作品名称等相同或近似,被申请人既未提供充分的证据证明其有使用上述商标的真实意图,也未能提供其商标的合理出处,其注册目的难谓正当。同时,本案被申请人的上述注册行为已经明显超出了其正常生产经营的需要……。故争议商标的申请注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指情形”。

实践中,对于商标申请人名下有多件商标,其中没有明显的摹仿他人知名商标的注册,但具有大量注册情形,且系争商标本身与他人在先具有一定知名度的商标相同或极为相近的,商评委也会适用《商标法》第四十四条第一款不予注册。如商评委在第12009823号“MILKANA”商标无效宣告案件中认为:“被申请人先后在不同商品类别上申请注册了200多件商标,对此,被申请人未做出合理解释,也未提供证据证明其有使用商标的真实意图。被申请人注册大量商标难谓正当或合理,其行为明显存在恶意,违反了诚实信用原则……,争议商标构成了《商标法》四十四条第一款的‘以其他不正当手段取得注册’的情形。”。

3. 对于商标申请人是商标代理组织的,直接适用《商标法》第十九条第四款的规定,不予注册系争商标。

在我们代理的第10760988号“LONG TALL SALLY”异议案件中,被异议商标的申请人“某某资讯服务发展有限公司”为在商标局备案的商标代理组织,被异议商标指定使用的商品为第25类的服装等,商标局在异议中适用《商标法》第十九条第四款的规定,不予核准注册被异议商标。

鉴于系争商标申请人的恶意在一定程度上直接影响了异议、不予注册复审、无效宣告案件的结果。在前述三种类型的案件中,权利人要充分重视对系争商标申请人恶意证据的搜集。一般情况下建议从以下几个方面入手:

1. 商标使用中的恶意。商标使用中的恶意一般表现为案件双方当事人为同行业者,作为同行业者,较之其他相关公众对在先商标应有更高的避让义务,因此,其申请注册与在先商标相同或近似的商标本身就说明了恶意,这一点应首先在理由书中强调。另外,在实际使用中是否有通过改变商标的实际使用形式刻意地制造混淆(如,在文字上进行拆分、使用与在先商标相同的字体、颜色或商品包装等),甚至是受过工商局或法院的处罚等,如果有上述任何一个方面的证据都会对案件有很大的帮助。

因此,若系争商标申请人是有实体经营的企业(非专业的商标贩子),或是同行业者,我们建议对系争商标的使用情况进行网络搜索,必要时也可以进行实地调查,弄清楚是否有使用中的恶意,或受过相应的处罚。

2. 商标注册中的恶意。实践中多数的恶意注册行为均为抢注、囤积商标并通过转让商标来牟利,这种恶意,我们称之为商标注册中恶意。

根据目前的审查实践,一旦发现商标申请人有大量的商标注册(如,50件以上),且这些商标之间毫无关联,结合其企业名称反映的行业范畴或工商登记信息显示的经营范围,合理推测这些商标申请不是出于正常的生产经营活动需要,商标局和商评委很可能会直接适用《商标法》第十条第一款第(七)项或第四十四条不予注册。因此,对系争商标申请人的商标注册情况进行名义搜索,对其工商登记的经营范围、股东以及关联公司等信息的查看无疑是必须的工作。如果名下有大量的商标,但这些商标又看不出来是摹仿他人的商标,需要对其名下已注册的商标在网上进行搜索,看是否有商标在网上销售,若有销售,则进一步证明了这些商标申请非出于生产经营活动的需要。

另外,要充分重视《商标法》第十九条第四款的作用。实践中大量的恶意注册是由熟悉商标业务的代理组织所为,但为了避免明显的恶意或规避《商标法》第十九条第四款,个别不务正业的商标代理组织的恶意注册行为通常比较隐蔽。如,从企业名称上做文章,从名字上看不出是商标代理组织。在我们代理的一件异议案件中,被异议商标的申请人“某某资讯服务发展有限公司”从名称上完全看不出为商标代理组织,但我们在其工商登记的经营范围中发现有知识产权服务,在商标网上查询发现其为商标局备案的商标代理所,在该异议案件中商标局适用《商标法》第十九条第四款不予核准被异议商标的注册。另外,未在商标局备案,但从名称或经营范围中看有知识产权服务,此时应通过网络搜索,或进行实地调查进一步确认,如果其从事代理服务,也可以视为代理组织。此外,还有就是代理组织以他人的名义申请的,这时候要注意他人的地址与代理组织的地址是否一致,他人是否为代理组织成员或关联公司,他人名下商标是否在代理组织网站进行销售或他人名下的商标是否均为代理组织代理的等,如果有上述情况,即使商标局和商评委不适用十九条不予注册系争商标,商标申请人的恶意也会对审查员对案件整体的判断有很大的影响作用。