2017年3月2日,中国国家知识产权局发布了《关于修改<专利审查指南>的决定》。根据该决定,修改后的《专利审查指南》已于2017年4月1日起施行。

在修改后的《专利审查指南》中,明确规定了“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”。“计算机程序本身”指的是代码化指令序列、符号化指令序列、符号化语句序列、源程序、目标程序等。“涉及计算机程序的发明”是一种技术方案,全部/部分基于计算机程序处理流程,对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理。

在修改后的《专利审查指南》中,指出允许采用“介质+计算机程序流程”权利要求的表达方式,而且明确装置权利要求的组成部分可以包括程序。修改后的审查指南的适用范围明确为“不设立过渡期,未结案件适用新规”,即新规定适用于4月1日后(含当日)受理的新专利申请以及尚未结案、处于审查阶段的所有案件。

在修改后的《专利审查指南》实施后,代理人在处理涉及“计算机程序的发明”时需要注意这些申请中以“计算机可读存储介质”为主题名称的权利要求,在审查过程中及时进行修改及说明,以便相关的主题可以获得授权前景并得到中国专利法的保护。

以某一中国专利申请为例,该中国专利申请的独立权利要求11要求保护“一种其上存储有软件指令的非暂时性计算机可读介质,当由处理器执行时,所述软件指令使所述处理器产生控制信号,以用于通过执行以下步骤来控制受控车辆的外部灯,所述步骤包括……”,权利要求12-15为独立权利要求11的从属权利要求。

针对该中国专利申请,审查员在2016年2月24日发出的《第一次审查意见通知书》中指出“权利要求11-15除主题名称外,对其进行限定的全部内容仅仅涉及计算机程序本身,属于不授权的客体”。代理人在2016年7月8日答复《第一次审查意见通知书》时,根据当时的审查指南的规定,删除了权利要求11-15。

然而,根据修改后的《专利审查指南》,权利要求11-15实际上保护一种对应于方法权利要求的各个步骤的计算机流程所限定的计算机可读存储介质,是涉及计算机程序的发明,而非计算机程序本身。

因此,代理人借助于2017年5月23日答复《第二次审查意见通知书》的机会,并且根据新指南实施后的审查原则“不设立过渡期,未结案件适用新规”,将所删除的权利要求11-15重新加入。另外,由于《第一次审查意见通知书》中曾经指出方法权利要求相对于对比文件US5289321A和US4632509A缺乏创造性,并且由于权利要求11-15实际上保护一种对应于方法权利要求中各个步骤的计算机流程所限定的计算机可读存储介质,代理人在添加权利要求11-15的同时也一并提交了关于创造性方面的争辩意见。对于代理人的修改和意见陈述,审查员在此后的通知书中并未提出反对意见。目前,该中国专利申请已经获得授权。

在另一中国专利申请中,其权利要求15要求保护“一种非暂时性有形计算机可读介质,所述非暂时性有形计算机可读介质上存储有软件指令,当通过车辆内的处理器执行时,所述软件指令使得所述处理器通过执行以下步骤在另一车辆的尾灯与闪烁的红色停车灯之间进行判别,所述步骤包括 ……”。审查员在2016年12月29日发出的《第一次审查意见通知书》中也指出“权利要求15及其从属权利要求16-20要求保护一种‘非暂时性有形计算机可读介质’,但除其主题名称外,对其进行限定的全部内容仅仅涉及计算机程序本身,实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法,不属于专利保护的客体”。由于此次通知书的答复期限为2017年5月13日,根据新指南实施后的审查原则“不设立过渡期,未结案件适用新规”,代理人保留了权利要求15及其从属权利要求16-20,并进行了相应的意见陈述。对于代理人的修改,审查员在《第二次审查意见通知书》中并未提出反对意见,仅仅提出了关于权利要求的创造性问题,该案目前仍在审查过程中。

由上述可见,在修改后《专利审查指南》施行之后的实践中,我们已经获得了在审专利申请采用“介质+计算机程序流程”形式的权利要求的成功案例。

事实上,根据修改后的《专利审查指南》,“全部以计算机程序流程为依据”的技术方案,代理人在撰写权利要求时能够选择以下撰写形式中的至少一种:1)“一种方法权利要求”;2)“一种包括程序组成的装置权利要求”;3)“一种程序模块架构权利要求”;4)“一种‘介质+计算机程序流程’权利要求”。

在未来的实践中,上述形式的权利要求都可能会具有被授予专利权的前景。《专利审查指南》的新规定放宽了对计算程序有关发明的主题要求,为该领域的申请人提供了灵活有效的专利保护途径,在今后的实践中,针对该领域的发明专利申请,代理人更需要关注此类权利要求的实质性授权条件问题,例如清楚性、新颖性、创造性等,特别是创造性问题。

另外,需要注意的是,主题名称为“程序产品”的权利要求由于可以理解为程序本身、记录程序的介质、运行此程序的电子设备等,是不清楚的,所以仍是不被允许的。

在《专利审查指南》此次修改之后,关于“涉及计算机程序的发明”,所允许的权利要求的撰写类型更加丰富,适应了我国经济社会发展现状和创新性技术发展的要求,加强了涉及计算机程序发明的专利保护力度,这将同时有利于满足国际和国内申请人的专利保护需求。