Octrooirecht: Statistieken van bodemprocedures in het octrooirecht in 2018
Ieder jaar houdt de octrooipraktijk van Taylor Wessing de statistieken bij van de uitspraken die in bodemprocedures bij de Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag worden gewezen. Zo ook in 2018. Het jaar 2018 blijkt echter geen gunstig jaar te zijn geweest voor octrooihouders, wel voor de partijen die werden aangesproken voor beweerdelijke inbreuk op het betreffende octrooi.
De statistieken laten namelijk een bijzonder hoog percentage zien van uitspraken waarin de octrooihouder nul op het rekest kreeg. In 2018 zijn er in totaal zeventien octrooiuitspraken in een bodemprocedure gewezen. Daarvan zijn er dertien gewezen door de Rechtbank Den Haag (eerste aanleg) en vier zijn gewezen door het Gerechtshof Den Haag (hoger beroep). Van de dertien uitspraken bij de Rechtbank Den Haag is in uiteindelijk elf uitspraken de nietigheid van het ingeroepen octrooi uitgesproken. Dat komt neer op een percentage van ruim 84%. Bij het Gerechtshof Den Haag werd het ingeroepen octrooi in drie van de vier uitspraken vernietigd, oftewel in 75% van de gevallen.
Dat zijn andere percentages dan de jaren 2016 en 2017 laten zien. De Rechtbank Den Haag heeft in 2016 namelijk elf uitspraken in totaal gewezen, waarvan vervolgens in 45% van de gevallen de vernietiging van het ingeroepen octrooi werd uitgesproken, terwijl dat percentage in 2017 naar 66% steeg (berekend op éénentwintig uitspraken van de Rechtbank Den Haag in 2017). Het Gerechtshof Den Haag heeft in 2016 in totaal vijf uitspraken gewezen, waarvan in 40% van de gevallen de nietigheid van het ingeroepen octrooi werd uitgesproken. Dat percentage is in 2017 vervolgens gestegen naar 100% (weliswaar op slechts drie zaken in totaal).
Overigens merken wij hierbij op dat de uitspraken waarin het ingeroepen octrooi niet volledig maar slechts gedeeltelijk werd vernietigd en de gevallen waarin geen vernietiging van het ingeroepen octrooi werd gevorderd, door ons werden gecategoriseerd als een vernietigd octrooi. Reden daarvoor is dat het gevorderde verbod in die uitspraken, als gevolg van de desalniettemin betoogde nietigheid van het octrooi, vervolgens ook werd afgewezen.
Wat precies de oorzaak van het hoge percentage is, is moeilijk te zeggen. Wel valt op dat octrooien die onderdeel uitmaken van een grotere octrooiportfolio waarbij meerdere octrooien uit die portfolio worden gehandhaafd, sneller ongeldig blijken. Aangezien in 2019 nog de nodige portfoliozaken zijn te verwachten (al dan niet in hoger beroep) verwachten wij dat het percentage in 2019 in ieder geval niet sterk zal dalen.
Soft IP 2018: het jaar van Heksenkaas, rode zolen en technisch bepaalde modelrechten
Op het gebied van merken-, modellen- en auteursrecht was 2018 alles behalve een saai jaar. Alleen al vanuit het Europese Hof van Justitie (HvJEU) – de hoogste rechter op deze rechtsgebieden - kwamen diverse interessante uitspraken, maar ook uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat er veel is geprocedeerd in dit soort IE-zaken.
Auteursrecht
Eén van de meest besproken zaken is die over de vraag of de smaak van Heksenkaas door middel van het auteursrecht kan worden beschermd. Die vraag was bovendien zo breed gesteld dat de vraag eigenlijk neerkwam op een voor de voedingsmiddelenindustrie zeer belangrijke: is smaak op zich te beschermen door middel van het auteursrecht? Kort gezegd is daarvoor vereist dat het gaat om een ‘werk’ dat voldoende origineel is en waarin creatieve keuzes zijn gemaakt. Boeken en muziek, maar bijvoorbeeld ook productontwerpen en zelfs geur (volgens de Nederlandse Hoge Raad) worden door het auteursrecht beschermd, maar over smaak heerste nog onduidelijkheid. Het HvJEU bepaalde uiteindelijk dat smaak niet te beschermen valt onder het auteursrecht. Het object van bescherming is volgens het HvJEU te onduidelijk. Daarnaast is het noodzakelijk om elke subjectiviteit bij de vaststelling van het voorwerp van bescherming uit te sluiten. Dat lijkt logisch, maar aan de andere kant speelt subjectiviteit natuurlijk ook een hele grote rol bij de beoordeling van een boek of muziek. Onze collega Lucas de Groot schreef hier eerder al een uitgebreid, kritisch artikel over dat hier kan worden gelezen.
Merkenrecht
Op het gebied van merkenrecht heeft het HvJEU meerdere interessante uitspraken gedaan, maar de zaak over de bescherming van Louboutin’s rode zool is daarvan waarschijnlijk de meest in het oog springende. Of dit merk van Louboutin geldig is, zal moeten blijken in het vervolg van de procedure bij de rechtbank Den Haag in 2019.
Een andere spraakmakende uitspraak in het merkenrecht is de Mitsubishi-zaak. Het gaat hier om een parallelimportzaak uit België die uiteindelijk bij het HvJEU belandt. Kort gezegd verzette Mitsubishi als merkhouder zich tegen de verhandeling van vorkheftrucks door de onderneming Duma, waarbij Duma Mitsubishi vorkheftrucks buiten de EER inkocht, vervolgens ontdeed van de Mitsubishi merken (‘debranden’) , vervolgens haar eigen merken daarop aanbracht (‘rebranden’) en verkocht binnen de EER. Mitsubishi was hier uiteraard niet blij mee, maar de vraag is of een merkhouder zich hiertegen (op grond van het merkenrecht) wel kan verzetten. Daarvoor is namelijk vereist dat de vermeend inbreukmaker het merk gebruikt in het economisch verkeer, en na het verwijderen van een merk valt te beargumenteren dat van gebruik van een merk dus juist geen sprake meer is. Dat vond de Advocaat Generaal bij het HvJEU ook en hij adviseerde het HvJEU te oordelen dat dit geen merkgebruik is.
Het HvJEU dacht daar echter anders over en oordeelt dat ook het verwijderen van een merk gebruik daarvan kan zijn. De redenering lijkt op een doelredenering om merkhouders te beschermen, want het HvJEU geeft aan dat een merkhouder hiertegen moet kunnen optreden, omdat het anders een ontzegging van het recht zou inhouden om de eerste verkoop van merkproducten in de EER te controleren. Daarnaast zou dit handelen de wezenlijke functies van het merk aantasten, zou het in strijd zijn met de doelstelling om onvervalste mededinging te waarborgen en gaat het om een actieve commerciële handeling in het economisch verkeer. Goed nieuws dus voor merkhouders die dergelijke parallelimport willen tegengaan.
Het HvJEU heeft ook op het gebied van modellenrecht een uitspraak gedaan die veel is besproken. Het ging om een geschil tussen Doceram en CeramTec over de vormgeving van slagpennen. De hamvraag in die zaak was of een vooral technisch bepaald ontwerp wel beschermd kan worden op grond van het modelrecht. Achtergrond van die vraag is dat het modelrecht geen bescherming biedt voor modellen die uitsluitend worden bepaald door een technische functie. Voor de bescherming van techniek is namelijk het octrooirecht het aangewezen beschermingsregime. In de Doceram-zaak moest het HvJEU vervolgens de vraag beantwoorden wanneer een model uitsluitend door de technische functie wordt bepaald. Is het daarbij relevant dat er ook alternatieven bestaan, of maakt dat niet uit? Alternatieven kunnen er immers op wijzen dat de beschermde vormgeving ook enige creativiteit bevat. Het maakt echter niet uit volgens het HvJEU. Gekeken moet worden of die technische functie de enige factor is die bepalend was voor het model en het is niet doorslaggevend of er alternatieve modellen zijn. Dat betekent dat het wat lastiger is gemaakt om een geldig modelrecht te claimen voor de vormgeving van een technisch product. De modelhouder kan namelijk niet meer wijzen naar alternatieve vormgeving en dan beweren dat de vormgeving ‘dus’ niet uitsluitend door de technische functie wordt bepaald.
