2018年6月22日,美国最高法院发布一项关于追回境外使用美国专利发明之利润损失的重大裁决。具体而言,在WesternGeco LLC Ion Geophysical Corp.一案(案件编号:16-1011)中,最高法院撤销了美国联邦巡回法院此前的判决,其认为:根据美国法典第35篇第271(f)(2)节和第284节,允许专利所有人追回因侵权人客户在境外使用美国专利发明导致的利润损失。同时将案件发回美国联邦巡回法院作进一步审理。Thomas法官的意见书以7-2高票通过,其中,Gorsuch法官和Breyer法官提出了反对意见。

背景事实

专利所有人WesternGeco制造了一个已专利的系统的商业化实施例,但并未出售该系统,而是将该专利系统提供的服务出售给境外公司。侵权人Ion Geophysical在美国境内制造该专利系统的组件,并将装配组件出售给境外客户。随后,与WesternGeco存在竞争关系的Ion的客户将装配得到的系统用于提供服务。

为此,WesternGeco根据美国法典第35篇第271(f)(2)和(f)(2)节向Ion提起侵权诉讼,指出其从美国供应或出口专利发明的组件,在美国境外进行组装。地方法院认为Ion侵犯了WesternGeco的专利权,且专利权是有效的。陪审团根据美国法典第35篇第284节《专利损害赔偿条例》判定利润损失为9300万美元(针对Ion客户在境外履行的服务合同)以及合理的特许权使用费1250万美元(针对裁决为遭受利润的损失相关服务中未使用的被诉组件)。Ion就利润损失裁决提出上诉。联邦巡回法院撤销原判,认为不能因在境外使用专利发明而赔偿利润损失。但是,法官对此存在分歧意见。

最高法院裁决

最高法院认为,并不能依据“联邦法规仅适用于美国属地管辖权之推定”,禁止向WesternGeco做出利润损失裁决。然而,法院明确拒绝裁定“美国法律不具有域外效力之推定”在法规(例如第284节法规)中的广泛适用性,并以“该问题可能影响除专利法外的其他法规”为由,允许针对非法行为提出一般损害赔偿。(针对WesternGeco的判决书原文见第5页)。相反,法院主要关注域外效力分析框架的第二步骤,识别法规焦点,并确定与法规焦点相关的行为是否在美国境内发生。参考部分同上。最高法院认为,第284节法规的焦点在于侵权,而第271(f)(2)节侵权主要关注“在美国或从美国供应或出口发明专利组件的国内行为”。参考部分同上,第7页。因此,关于WesternGeco追回利润损失的裁定属于第284节法规所述的可被允许的境内应用。法院驳回了Ion关于既其侵权之后的境外行为“仅仅是偶然侵权”的相反观点,且“不具有域外效力分析的‘优先权’”。参考部分同上,第8页。

Gorsuch法官提出书面异议,认为WesternGeco的利润损失索赔并未违反“美国法律不具有域外效力之推定”,但不同意根据《专利法案》来裁决在美国境外使用发明造成的利润损失。(同上,判决书原文见第2页,Gorsuch, J.异议意见)。理由是,美国专利对仅限美国境内使用的发明之制造、使用和出售提供合法垄断;因此,境外行为并不构成侵权,且不得作为裁定赔偿的合理依据。同上,第2-3页。尽管第271(f)(2)节详述了在美国境内进行发明的资格,但“并未说明美国发明专利对境外使用提供保护,更不用说对赔偿做出担保。”同上,第6页。“与被告违反第271(a)节出口整个发明相比,被告违反第271(f)(2)节规定出口发明组件,(专利权人)甚至可追回更多利润损失赔偿”,这可谓“反常结果”。同上,第7页。异议还明确指出这样一种担心:多数判决意见将“邀请其他国家利用各自专利法和法院对美国经济施加控制”,以及“在解释美国专利法时应遵守礼让原则,否则可能对其他国家监管各自经济的权利造成重大干扰”。同上,第2页和第8页。

然而,多数判决意见认为异议意见“错误地将法律损害与由法律损害导致的损失混为一谈”,并称当“专利所有人可根据第271(f)(2)节证明侵权时,允许其追回因境外使用造成的利润损失”这一做法可使专利所有权人处于相当于专利未受侵权时的有利地位。(同上,判决书原文见第9页)。法院明确拒绝“说明其他原则(例如近因原则)在特定案件中可能限制或排除损害的程度。”同上,第9页第3条。

结论

该案件有待进一步审理。损害裁决可能受到专利审判和上诉委员会裁定的影响。联邦巡回法院维持原判,认为在受Ion侵权的四项WesternGeco专利中,有三项不可授予专利权。Ion可于候审中提出关于损害裁决的其他论证。

在WesternGeco诉Ion Geophysical一案中,最高法院针对违反第271(f)(2)节侵权要求在美国境外发生的利润损失,如何根据第284节法规做出损害裁决提供了指导意见。但是,许多问题仍然没有定论,例如,法院观点在特定案件中的适用性;其他损害赔偿原则(例如近因原则)对损害赔偿裁决的限制性;以及Gorsuch法官对于境外礼让原则的担忧是否可能成为现实等等。