从2016年至2017年,由美国联邦巡回上诉法院近期的的裁定看来,使用含有两步骤的Mayo / Alice的判定标准的灵活性越来越大。这一判定标准是美国专利适格性35 U.S.C. §101的主要依据。事实上,在Alice一案裁定之后,2014年,只有一例联邦巡回法院处理的与101相关的案件被裁定有满足专利适格性的权利要求。虽然2015年并没有裁定有满足101适格性的案例,但在2016年就有5例案例被裁定满足101 专利适格性。在2017年不到五个月间,现在联邦巡回法院已经有两项有关101的案件获得满足专利适格性的裁定(见图1和表1)。

Mayo / Alice测试标准源于2012年和2014年两个具有里程碑意义的最高法院的决定:Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International在Mayo一案中,最高法院裁定,诊断方法不满足专利适格性。在Alice一案中,使用计算机来实现一个抽象思想,并不能将其转化为满足专利适格性的发明。最高法院使用基于Mayo建立的标准,并将其整合到一个单一的测试中,用以对传统的不具有专利资格的主题,或“司法例外”, 来确定其专利适格性。根据35 U.S.C. §101,这些司法例外是抽象思想,自然规律和自然现象。 Mayo / Alice测试标准是一个含有两步骤的测试,用于解决针对这些司法例外的专利适格性的判定。第一步,首先判断权利要求是否属于司法例外的范畴;第二步,再判断,权利要求是否囊括了其他元素,意味着“包含更多”元素,使它们超出司法例外的范畴。

Mayo / Alice测试标准被许多人称之对计算机软件和生物技术领域的专利适格性的判定带来了不利的影响。事实上,在2014年12月,联邦巡回法院对于DDR Holdings, LLC v. Hotels.com L.P.一案的裁决,是直到2016年中期,唯一被运用Alice测试标准而断定满足专利适格性的案例。在2016年中期之后,法院裁决了涉及专利适格性和101的若干案件。这些案例绝大多数(列于表1)与计算机软件技术相关,并且都侧重于对现有技术的改进。这些裁决显示,相较于前几年,与101相关的专利适格性的案例有着惊人的增加。事实上,有五起案件,在2016年,其权利要求被视为满足专利适格性,而DRR Holdings则是2014年至2015年期间,被联邦巡回法院认定为满足专利适格性的唯一的案件。此外,在这些被裁定为满足专利适格性的案例中,有一例是关于生物技术领域的重要裁决,Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc.。仅今年,已经有两个与101 相关的案例(Thales Visionix Inc. v. US and Trading Technologies v. CQG)得到联邦巡回法院满足专利适格性的裁决。

自2016年中期以来,联邦巡回法院已表明愿意放松对Mayo/Alice测试标准的控制,并以更有效的方式应用它,即使最高法院拒绝了讨论有关101专利适格性问题的机会。更明确的说,最高法院在2016年6月驳回了Sequenom, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc. 一案的上诉请求,尽管在四月至五月间,有超过二十份的就此案例的庭判评论被递交到法院。由于联邦巡回法院继续对101相关的专利适格性案例进行裁决,似乎有理由认为,联邦巡回法院认为自己在应对这些案例方面发挥了越来越大的作用。

35 U.S.C. § 101 eligibility affirmations from 2014-present.

Case Date
DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. December 5, 2014
Enfish, LLC v. Microsoft Corp. May 12, 2016
Bascom Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC June 27, 2016
Rapid Litig. Mgmt. Ltd. V. CellzDirect, Inc. July 5, 2016
McRo, Inc. v. Bandai Namco Games America, Inc. September 13, 2016
Amdocs (Israel) Limited v. Openet Telecom., Inc. November 1, 2016
Trading Technologies v. CQG January 18, 2017
Thales Visionix Inc., v. U.S. March 8, 2017