【最高裁平成29年3月24日第二小法廷判決・平成28年(受)第1242号】

・出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえない。

・出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存する。

事案の概要

本件は、発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする本件特許権を有する被上告人(一審原告・原審被控訴人)が、上告人ら(一審被告ら・原審控訴人ら)に対し、上告人らの輸入販売に係るマキサカルシトール製剤等(上告人製品)の製造方法(上告人方法)は、訂正発明と均等であり、上告人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、上告人製品の輸入譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 上告人方法は、本件特許権の各構成要件の殆どを充足するものであったが、目的化合物を製造するための出発物質及び中間体の炭素骨格が、本件特許権の構成要件はシス体のビタミンD構造であるのに対し、上告人方法は、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造であるという点で、相違した。

争点

本判決では、控訴審判決は「特段の事情」が認められる範囲を狭く解し過ぎているのではないかという点が争点となった。

判旨

本判決は、均等の第5要件における「特段の事情」に関し、以下の規範を示した。 「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。 ・・・出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。」

検討

本判決では、最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・平成6年(オ)第1083号〔ボールスプライン事件〕において示された均等論の5要件のうち、第5要件に関する判断が示された。 均等論の第5要件については、従来から、以下の2つの論点について、学説上も議論がされており、下級審の裁判例も存在した。 (1)出願時に当業者が容易に想到し得る技術的な選択肢(学説上、「出願時同効材」と呼ばれる)について均等論を認めるべきか (2)明細書には記載されているが特許請求の範囲にはクレームには記載されていない構成について均等論は認められないとの法理(米国実務におけるいわゆる「Dedicaitonの法理」)は認められるか 本判決は、上記(1)の出願時同効材と第5要件の関係につき、出願時同効材であることだけを理由として、「特段の事情」にあたらないと判示したものである(控訴審判決と同旨)。 また、本判決は、上記(2)のDedicaitonの法理と第5要件の関係につき、「特段の事情」にあたる場合があるとするものであるが、控訴審判決及び本判決には、若干の違いがみられる。控訴審判決は、「他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるとき・・・第5要件における『特段の事情』に当たるものといえる。」として、Dedicaitonの法理を全面的に認めるかのような規範が示されている。これに対し、本判決は、「異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、・・・特段の事情が存するというべきである。」と判示しており、明細書に記載された構成を特許請求の範囲に記載しなかった場合でも、「特段の事情」にあたらない場合があることが前提とされている。例えば、明細書中に複数の出願時同効材が記載されている場合に、当該複数の出願時同効材のうち、一部のものが、出願人のミスにより、特許請求の範囲に含まれなかったときは、客観的、外形的にみると、単なるミスと見れる場合もあれば、あえて特許請求の範囲に記載しなかったと見れる場合もあろう。 さらに、控訴審判決は、「出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における『特段の事情』に当たるものといえる。」として、論文等に記載した構成を特許請求の範囲に記載しなかった場合も、「特段の事情」にあたる旨を判示しているが、本判決では、論文について、一切言及されていない。これは、論文についても、本判決の要件をみたす限りは、「特段の事情」にあたる余地を残すものと解される。 本判決によれば、単に、出願時同効材であるだけでは、「特段の事情」にあたらないことにはならないが、いかなる場合に、「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していた」として「特段の事情」が認められるのか、例えば、明細書に記載した構成を特許請求の範囲に記載しなかった場合に、いかなるときに、「特段の事情」にあたると認められるかといった本判決の具体的な事例への適用については、裁判例の蓄積を待つ必要がある。