Hoy por fin hemos sabido el resultado del pleito más esperado en la industria de la moda, el que enfrenta al famoso diseñador francés con Van Haren Schoenen BV por haber comercializado un par de salones negros con suela roja, el buque insignia de Christian Louboutin.

El pleito se complicó cuando la firma holandesa, lejos de asumir la infracción, interpuso una acción de nulidad contra la marca del Benelux núm. 0874489, reivindicando el Pantone® 18 1663TP que da color a la suela de un par de salones:

Para Van Haren la estrategia estaba clara ya que, si no hay marca que infringir, resulta obvio que no habrá infracción. No obstante, estamos ante una marca no tradicional y, ante las dudas interpretativas sobre el tipo de marca en cuestión –forma vs color- el Tribunal de La Haya elevó una cuestión prejudicial ante el TJUE:

“¿Se limita el concepto de forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE (en las versiones alemana, inglesa y francesa de la Directiva de marcas, respectivamente, Form, shape y forme), a las características tridimensionales del producto tales como los contornos, las dimensiones y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o hace dicha disposición también referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?

En nuestro anterior post, el Abogado General del caso, Maciej Szpunar, entendía que la marca registrada por Louboutin era una marca de forma y no de color, por tanto, incurría en la prohibición del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii) de la Directiva ya que se trata de una forma que daba “un valor sustancial” al producto y, como tal, no podría ser susceptible de apropiación. Se trata de una prohibición absoluta que, además, no puede evitarse mediante la prueba de distintividad sobrevenida, un arma muy valiosa para Louboutin cuando se trata de defender la existencia de una marca de color que ya le dio buenos resultados en su pleito contra Yves Saint Laurent en Estados Unidos (2011).

Pero la sentencia del TJUE de 12 de junio de 2018 en el Asunto C-136/16 no ha dado la razón a su Abogado General. El TJUE rechaza que la marca registrada por Louboutin sea una marca de forma y afirma, por el contrario, que estamos ante una marca de color. En la nota de prensa publicada hoy por el TJUE se defiende que la forma se usa con el único objeto de ubicar la posición del color rojo objeto de protección:

“El Tribunal de Justicia estima, además, que, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue al registrar la marca no es proteger dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto. En el presente asunto, la marca no consiste en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, dado que su descripción indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro. El Tribunal de Justicia añade que no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el presente asunto, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido”.

A la luz de lo anterior, parece que Louboutin juega con cartas más que favorables a la hora de defender la validez de su marca en el Benelux ya que en el caso de las marcas de color, el uso intensivo puede dotar a la marca en cuestión de la distintividad necesaria para cumplir con su función esencial: indicar el origen del producto. En todo caso, la decisión final corresponde al Tribunal de La Haya, que es el que, atendiendo a las conclusiones del TJUE, debe decidir si la marca registrada por Louboutin es válida.

Personalmente, cada vez que veo los zapatos de Louboutin recuerdo una escena de Los Soprano en la que Adriana se aparece en los sueños de Carmela. Adriana, se aleja por las calles de París dejándonos ver las suelas rojas de sus zapatos y se gira para despedirse de la mujer de Tony Soprano. Y sí, en ese momento, quiero que los zapatos de Adriana sean unos Loubuotin.