Mediante la Decisión 876 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada el 23 de abril de 2021 (ver aquí), los países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) han reconocido formalmente a la ‘Marca País’ como una nueva figura de propiedad industrial, estableciendo un procedimiento especial para su registro, sus características ‘sui generis’, así como un régimen de protección reforzada en bloque que incluye compromisos de actuación de oficio ante su uso indebido por terceros. Cabe resaltar que la figura de la Marca País se está evaluando actualmente dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

¿Cuál es el origen y fundamentos de la Marca País?

A partir de una iniciativa del Perú, en el año 2017 se iniciaron las negociaciones dentro del Comité Andino Ad Hoc de Propiedad Intelectual (CAAPI) de la Comunidad Andina para evaluar la adopción de una Decisión Andina destinada a reconocer la Marca País.

La propuesta partió de la premisa de que una Marca País es distinta a una marca comercial ordinaria, porque: i) se trata de un signo adoptado por un Estado en el marco de políticas y estrategias destinadas a difundir y promover la identidad y la imagen del país y sus sectores estratégicos (turismo, exportaciones, inversiones, etc.); ii) por su naturaleza, no se limita a un uso respecto de determinados productos o servicios, ya que la Marca País identifica y representa a una nación en su globalidad; y, iii) es un instrumento que en el ámbito nacional sirve para implementar políticas de afianzamiento y promoción de la imagen del país entre sus propios ciudadanos, mientras que en el ámbito internacional sirve para presentar al país a un público extranjero y atraerlo a éste, así como para sensibilizarlo hacia una mejor aceptación de los productos y servicios que proceden del país, favoreciendo vínculos comerciales, económicos, turísticos y culturales.

Asimismo, se advirtió que, si bien a nivel multilateral existe el procedimiento de comunicación y notificación de los emblemas de Estado y de los signos oficiales de control y garantía establecido por el Artículo 6ter del Convenio de París (incluso utilizado por Perú y Ecuador), lo cierto es que la falta de una definición sobre la Marca País, habría generado que algunos Estados traten a esos signos como si fuesen marcas comerciales, procediendo a registrarlas como tales, generando como problemática, por un lado, que ese registro brinde una protección limitada y demande un presupuesto considerable y, por otro lado, degradaría el estatuto de la Marca País al tratarla como una marca comercial, y equipararía al respectivo Estado al nivel de una persona de derecho privado, equivalente al de las empresas comerciales que registran sus marcas.

Por tanto, se propuso que las Marcas País cuenten con un procedimiento especial que les permita, de conformidad con su particular naturaleza, ser protegidas de manera simple, eficaz, económica y con carácter internacional, a fin de evitar el registro y el uso no autorizados de signos idénticos o similares por parte de terceros, complementando de esta manera la vía ofrecida por el referido Artículo 6ter del Convenio de París.

¿Qué es una Marca País?

Se trata de cualquier signo designado o empleado por un País Miembro de la Comunidad Andina para promover su imagen dentro y fuera del país, en lo relacionado al turismo, cultura, gastronomía, producción nacional, exportaciones, inversiones, entre otros aspectos, del País Miembro.

A manera de ejemplo, estas son las Marcas País actualmente promocionadas por los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina:

¿Cómo se registra una Marca País en la Comunidad Andina?

Para registrar una Marca País dentro de la Comunidad Andina, la autoridad nacional competente (el órgano o entidad designado por el País Miembro para realizar o recibir comunicaciones) del País Miembro interesado (Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú) remitirá una comunicación a su par del otro País Miembro, usando el Formato especial creado en la propia Decisión 876, y copiando a la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fines meramente informativos.

Si la comunicación cumple las formalidades, los Países Miembros contarán con un plazo de 3 meses para formular eventuales objeciones (por ser idéntica o contener marca o lema comercial previamente registrado; por reproducir o imitar una indicación geográfica o denominaciones de origen; por consistir en nombres de comunidades indígenas, afroamericanas o locales; por ser contraria a la moral, orden público o buenas costumbres), contados de la recepción de la comunicación por la respectiva autoridad nacional competente.

Si se supera esta etapa sin objeciones o siendo estas infundadas, entonces el País Miembro publicará en un medio de comunicación oficial la Marca País que queda protegida, contándose tal protección desde la fecha en que la autoridad nacional competente recibió la respectiva comunicación.

Ahora bien, cuando se trate de Marcas País de terceros países, los Países Miembros podrán otorgar la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para ello, los Países Miembros aplicarán el mismo procedimiento de comunicación, salvo que se prevea un procedimiento de comunicación distinto en el marco de algún convenio del cual el País Miembro sea parte.

Cabe destacar que, la protección que otorga la Decisión 876 a la Marca País, no afecta la protección que los Países Miembros confieran conforme al Artículo 6ter del Convenio de París; es decir, no son protecciones excluyentes, sino que serían complementarias.

¿Cuáles son las características de la protección especial o privilegiada que recibe la Marca País?

Una Marca País protegida gozará de una protección particular privilegiada, lo cual se aprecia de las siguientes características: i) su protección es por un periodo indeterminado, es decir, es imprescriptible; ii) es inembargable; iii) no está sujeta al requisito de uso para ser protegida y, por tanto, no procede acción de cancelación alguna contra ella; iv) se denegará de oficio o a pedido de parte cualquier solicitud de registro de signos idénticos o similares a la Marca País, debiendo incluso las autoridades naciones competentes consultar cuáles son las Marcas País amparadas bajo la Decisión 876 para tenerlo en cuenta al resolver casos, lo cual incluye declarar la nulidad de registros otorgados en contra de esta normativa.

¿Cuál es el régimen de observancia especial que tienen las Marcas País ante infracciones marcarias?

En caso de uso no autorizado de la Marca País (por ventas, importaciones, exportaciones, empleo en envases, publicidad, etc.), la oficina nacional competente (órgano encargado del registro de la propiedad industrial) iniciará de oficio el respectivo procedimiento destinado a impedir o cesar tal uso, siendo el plazo de prescripción de la acción de 5 años contados desde la última vez en que se cometió la infracción.

La oficina nacional competente podrá dictar medidas cautelares inmediatas (p.e.: cese del uso, retiro de los productos de los circuitos comerciales, suspensión de importación o exportación, cierre temporal de establecimiento comercial) para impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de su decisión final.

En caso se declare fundada la acción por infracción de los derechos de la Marca País, entonces la oficina nacional competente podrá ordenar medidas correctivas definitivas, tales como el cese de los actos infractores; el retiro de productos y materiales infractores de los circuitos comerciales; prohibir la importación o exportación de productos infractores; la destrucción de productos o materiales infractores, o su donación con fines sociales; el cierre temporal o definitivo del establecimiento del infractor; y/o la publicación de la resolución final.

Para tener en cuenta: la actual evaluación de la Marca País dentro de la OMPI

Actualmente, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT, por sus siglas en inglés) viene conduciendo la evaluación de la Marca País como nueva figura de propiedad industrial, a raíz de una propuesta del Perú para que se apruebe un tratado internacional para el reconocimiento y protección de Marcas País, presentada a la Oficina Internacional de la OMPI en abril 2018 y que se discutió en la 39ª sesión de la SCT (ver aquí).

En la 42ª sesión de la SCT de noviembre 2019, Ecuador pidió ser considerado copatrocinador de la iniciativa peruana, proponiéndose que la Secretaría de la SCT realice una encuesta entre los Estados miembros para determinar cuál es el tratamiento que le confieren a la Marca País, su evolución y su protección en sus respectivas jurisdicciones, así como fuera de ellas (ver aquí).

Los Estados miembros respondieron el cuestionario de la encuesta hasta el 29 de enero de 2021, habiéndose consolidado los resultados en el documento SCT/43/8 Rev. (ver aquí) y, en tal sentido, estos serán examinados en la 44ª sesión de la SCT que se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo de 2021, a fin de expresar su posición respecto de la futura línea de actuación, según su agenda (ver aquí).