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近年来,企业之间的知识产权纠纷日益增多,诉讼结果对企业产生的影响也变得愈加重要。一场关键知识产权诉讼的结果,往往会对企业今后的发展经营产生决定性的影响。

2017421日,河北四友卓越科技公司(下文简称河北四友)经过5年多的抗争,经历了一审和二审,从最不利的情况下逐步扭转局势,赢得了与国外巨头之间的专利侵权诉讼,在摆脱了1300万高额赔偿风险的同时,保护了自己的商业秘密,有力的巩固了自己的市场地位。

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四友公司绝地反击 成功阻止国外专利巨头1300万巨额专利索赔(一)

三、力证新产品主张不成立,成功阻止举证责任倒置

在本案中,上海迈图主张涉案专利生产出的缩水甘油酯产品为新产品,理由是产品的色值、环氧基团含量、产品纯度高于现有产品,以及产品中含有微量特征性杂质异丙基缩水甘油醚(IPGE)和内嵌醇(BIA)。

如果上海迈图的主张能够成立,根据《专利法》第61条,本案就适用举证责任倒置,由河北四友提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。如果河北四友急于摆脱1300万巨额赔偿的威胁,主动提供自己的生产工艺作为证据,那恐怕会落入对方彀中,失去自己的商业秘密,在市场竞争中失去优势。如果事情走到这一步,河北四友即使在诉讼中获胜,恐怕也没有任何价值。河北四友的孙总是个很有魄力的企业家,他明确表示,绝不可能为了胜诉而将核心的商业秘密拱手交给外国企业。

事实上,上海迈图所主张的新产品根本无法成立。最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第17条规定,产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的,人民法院应当认定该产品不属于新产品。迈图公司根据产品理化性质和杂质来确定新产品的主张不符合上述司法解释的规定。

在化学领域,如果不考虑成本因素,以降低产率为代价,提高产品的纯度并不存在难以克服的障碍,各项理化指标更为优异的产品必然存在。涉案专利说明书本身就记载了在申请日前有存在新癸酸缩水甘油酯产品,而涉案专利的目的是为了获得更高质量的α-支链一元羧酸的缩水甘油酯的不同的工艺条件。另外,涉案专利说明书中也提到了众多现有产品优于专利方法获得产品的案例。微量杂质IPGE和BIA更不能作为判断新产品的依据,这两项物质在专利说明书中都没有提到,并且这些杂质只能对产品的性能带来负面影响。

为了更充分的证明涉案产品并非新产品,万慧达律师精心提供了多份申请日早于涉案专利的相关专利文献作为证据,用确凿的事实证明自己的观点。

本案一审和二审法院都接受了万慧达律师的观点,认为涉案方法生产的产品不属于新产品。二审法院更是在判决书中明确指出,“不能由于涉案专利采用了新的工艺条件,给最终产品带来了一些变化,即必然认定方法所得之物为新产品。一般而言用不同的方法/工艺条件生产已知产品,会带来一些指标的变化,例如,由于采用了不同的工艺过程导致副反应不同可能会导致杂质的种类有所差异,但这些变化不意味着其获得的产物是不为公众所知的产品。”

既然新产品的主张不成立,河北四友也就免除了举证责任,最糟糕的结果并未发生,举证责任又重新回到上海迈图身上。

四、通过验证实验,化解原告企图通过反推完成举证的努力

上海迈图其实也很清楚,不能将胜诉的希望全部放在难以成立的新产品上,其核心的主张是试图通过所谓的特征性杂质来反推生产工艺。上海迈图主张,涉案专利使用异丙醇作为溶剂,会导致最终产品中出现杂质IPGE(异丙基缩水甘油醚)和BIA(内嵌醇,分子量为288)。在河北四友的产品中检测出了这两种杂质,故河北四友在a步骤中使用了IPA作为共溶剂,并可进一步证明ECH与α-支链的一元羧酸是在IPA作为共溶剂存在下反应,而这正是涉案专利所要求保护的专利方法。

为了证明上述观点,上海迈图在一审中提供了众多证据,如提供检测报告证明在四友公司生产的产品中检测出了分子量为288的物质,同时请某荷兰技术人员作为技术专家出庭,阐述由涉案专利方法得到的分子量为288的物质就是BIA。在庭审过程中,上海迈图又补充了两份鉴定报告,对涉案专利中IPGE和BIA的生产原理进行验证,用来证明最终产物中分子量为288的物质就是BIA。

事实上,上海迈图即使能证明IPGE和BIA属于所谓的特征性杂质,也无法直接证明四友公司构成侵权。因为涉案专利的权利要求1和9中包含了a、b、c、d四个步骤,每个步骤包含反应原料、摩尔比例、催化剂、溶剂、反应时间、温度等多个技术特征,而所谓的特征性杂质根本无法反推前述技术特征。上海迈图的这种主张,目的还是为了将举证责任转移到河北四友的身上。

2011年最高人民法院发布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中指出,“使用专利方法获得的产品不属于新产品,专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法,但根据案件具体情况,结合已知事实以及日常生活经验,能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的,可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定,不再要求专利权人提供进一步的证据,而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。”

虽然上述意见并不是正规的司法解释,法院在判案中不会直接适用,但该解释的精神无疑也会给各级法院审理案件时产生重大的影响。根据该意见,如果河北四友拒绝提供证据,那就需要承担不利后果,法院极有可能据此直接判定河北四友公司构成侵权。

针对上海迈图的主张,四友公司做了验证试验,证明新癸酸缩水甘油酯可以和异丙醇(IPA)在碱催化反应下生成分子量为288的物质。另外,四友公司还证明IPA可以作为溶剂,在碱性条件下去除产品中水解氯,该证据证明了在其他步骤中加入IPA的合理性。去除水解氯的过程类似于专利方法中的d步骤,故如果在专利方法的d步骤中加入IPA,同样会生成IPGE和BIA这两种杂质。也就是说,IPGE和BIA存在其他的生成途径,上海迈图主张唯一性不能成立,在产品中检测出IPGE和BIA并不意味着必然是在a步骤中加入了IPA。

一审法院接受了河北四友的上述观点,认为上海迈图未能证明河北四友使用了涉案专利方法,也未能证明本案存在应当由河北四友承担证明其生产工艺不构成侵权的情形,于2013年12月作出判决,驳回上海迈图全部诉讼请求。

一审法院既然认定不存在需要四友公司承担举证责任,那就意味着当初作出的证据保全裁定无需再执行。