На основі судової практики ми підготували огляд умов ліцензійних договорів, на які варто звертати увагу при складанні тексту договору. Знакових спорів щодо ліцензійних договорів в IT в Україні зовсім мало, тому наводимо приклади з інших індустрій, які будуть актуальними при наданні ліцензій.

Похідна комп'ютерна програма – це самостійний твір

Розробники програмного забезпечення – фізичні особи надали юридичній особі виключну ліцензію на використання такого програмного забезпечення на підставі Авторського договору з правом переробки та створення похідних творів.

Протягом строку дії договору юридична особа залучала також і інших розробників, створювала нові версії програмного забезпечення та продавала їх користувачам.

У 2012 році ліцензіари розірвали Авторський договір у судовому порядку на підставі несплати авторської винагороди (справа № 2-5656/11). Після цього розробники звернулися з позовом до юридичної особи, в якому вимагали визнати їх співавторами програмного забезпечення та зобов'язати юридичну особу припинити порушення їх прав (справа № 2609/17205/12).

Однак договірні відносини, що існували між сторонами в період чинності Авторського договору, були дійсними, а відтак авторське право на всі похідні твори, створені юридичною особою з використанням програмного забезпечення позивачів, належить відповідачу, оскільки в договорі іншого не визначено. Отже, юридична особа має право безперешкодно їх використовувати.

Врешті-решт суд відмовив у задоволенні позову, оскільки відповідач правомірно використовував програмне забезпечення на момент розгляду справи.

Використання функціоналу програмного забезпечення

Підприємство-відповідач за згодою фізичної особи – автора програмного забезпечення здійснювала реалізацію електрообладнання зі встановленим програмним забезпеченням позивачу (справа № 904/7767/16).

Як встановили суди, автор брав участь у налаштуванні роботи програми на конкретному обладнанні. Пізніше автор уклав з позивачем ліцензійний договір, за яким надав право на використання програмного забезпечення шляхом комерційного продажу та тиражування примірників, а також право забороняти іншим використання програмного забезпечення.

Позивач звернувся з позовом про порушення ліцензійного договору до відповідача, у розпорядженні якого перебувало електрообладнання із встановленим на нього програмним забезпеченням. Усі судові інстанції одностайно підтримали позицію, що використання обладнання, на яке встановлено програмне забезпечення за згодою автора, за функціональним призначенням не становить порушення ліцензійного договору, а відтак позивачу відмовлено у задоволенні позову.

Ліцензійні угоди в публічному секторі

При укладенні ліцензійних договорів з органами державного управління або підприємствами державної власності варто зважати на наявність спеціального регулювання.

У справі № 910/15772/14 позивач-ліцензіар вимагав стягнення заборгованості за ліцензійним договором. Відповідач наполягав на тому, що стосовно надання послуг з технічної підтримки програмного забезпечення не було проведено процедури публічних закупівель.

Втім, суди дійшли висновку, що заборгованість дійсна та встановлена на підставі ліцензійного договору, оскільки умови про надання послуг з технічної підтримки програмного забезпечення, їх вартість погоджено сторонами під час укладення ліцензійного договору.

Додатково факт надання послуг ліцензіаром підтверджується актами, відтак позов було задоволено судом першої інстанції, рішення якого залишено в силі апеляційним і касаційним судами.

Чи залежить ліцензійний платіж від використання торговельної марки?

Плата за використання твору, торговельної марки або винаходу може бути одноразовою або визначатися періодичними платежами (роялті), може залежати від ��икористання або бути безумовною.

У спорі між власником торговельної марки та ліцензіатом було погоджено фіксований розмір винагороди за один місяць першого року використання, а за один місяць 2-го, 3-го років винагорода визначалась відсотком від вартості реалізованої продукції, але не менше встановленої суми (справа № 911/416/15).

Суд першої інстанції задовольнив вимоги правовласника про стягнення боргу зі сплати роялті та штрафних санкцій за 3 роки, однак припустився помилки у розрахунках.

Суд апеляційної інстанції вказав, що оскільки позивач (правовласник) не надав докази використання торговельної марки протягом 2-го та 3-го років та не виконав умови про надання технічної документації ліцензіату (на підставі окремої угоди), вимоги щодо стягнення роялті за цей період є безпідставними.

Рішення апеляції підтримав Вищий господарський суд України. Однак суди не врахували, що мінімальна сума роялті, визначена як платіж за 1 місяць використання знаку протягом 2-го та 3-го років, не ставилась у залежність від використання знаку. Сторони погодили право на отримання фіксованої суми безумовно до використання знаку.

Фіксовані платежі покликані захистити правовласника від недобросовісної поведінки ліцензіата, гарантуючи отримання певної суми незалежно від кількості проданих копій, виготовлених і реалізованих товарів тощо.

Коли виникає обов'язок зі сплати роялті?

Правовласник надав невиключну ліцензію на використання торговельної марки на умовах сплати роялті щоквартально у формі відрахувань від кожної одиниці реалізованої продукції, позначеної відповідною торговельної маркою. Факт реалізації продукції сторони підтверджували актом.

Суд вказав, що існування первинних документів є належним доказом реалізації продукції за умов відсутності акта, підписаного сторонами (справа № 20/95-58/599).

Аргументи ліцензіара щодо неотримання оплати від контрагента, якому було поставлено товар, а відтак відсутність фактичної реалізації, відхилені судом, оскільки умови договору поставки з третьою особою не можуть перешкоджати виконанню ліцензійного договору. Висновки суду першої інстанції підтвердила апеляційна інстанція.

Натомість Вищий господарський суд України повернув справу на новий розгляд у зв'язку з недотриманням норм процесу.

Суд першої інстанції задовольнив позов повністю. В апеляції колегія суддів вказала, що механізм нарахування роялті передбачає, що сума ліцензійного платежу буде вирахувана з доходу, який отримує ліцензіат від фактичного продажу продукції.

Суд прийняв нове рішення у справі, задовольнивши вимоги частково, відповідно до суми коштів, внесеної контрагентом ліцензіара на виконання договору поставки. Вищий господарський суд погодився з висновками апеляційної інстанції.

ВИСНОВОК:

Момент, коли продукція вважається реалізованою (з моменту передачі товару чи з моменту отримання оплати), необхідно чітко визначати в договорі.

В першій справі, про яку ми розповіли, вартість помилки при обранні способу захисту і укладенні ліцензійного договору дорівнювала появі повноцінного конкурента, тому варто заздалегідь потурбуватися про те, щоб ліцензійний договір був складений належним чином, як і про способи захисту в разі виникнення конфлікту.

Опубліковано: "Юрист і Закон", №14, 13.04.2018 – 19.04.2018