Articolo pubblicato su Diritto 24

(Scritto con Andrea Balsamo – Provvisionato & Co.)

Una recente sentenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano (Sentenza n. 7708/2014, pubblicata l’11/06/2014) fornisce diversi spunti di riflessione sulla questione degli emendamenti alle rivendicazioni in corso di causa ex Art. 79 comma 3 del Codice della proprietà industriale (c.p.i.) così come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 in attuazione di analoga norma presente nella Convenzione sul Brevetto Europeo e modificata nel 2000.

Il giudizio vedeva contrapposte due importanti società italiane attive da anni nella produzione e nel commercio di ferramenta. La prima aveva convenuto in giudizio la seconda per sentire dichiarare la nullità di tre brevetti e di due domande di brevetto italiani della concorrente e per l’accertamento di non interferenza di un proprio prodotto con i suddetti titoli. La parte convenuta, costituendosi, aveva dato atto dell’estraneità dei prodotti dell’attrice a tre delle privative oggetto di azione di nullità (le domande relative alle quali sono state stralciate per essere decise in separato giudizio) ed ha, invece, eccepito l’interferenza dei prodotti avversari con i residui due titoli, in relazione ai quali ha svolto domanda riconvenzionale di contraffazione, risarcimento del danno ed inibitoria assistita da penale.

Durante la CTU, la seconda società ha depositato un atto di limitazione ex art. 79 comma 3 del c.p.i, firmato dal suo legale rappresentante, per i due brevetti interessati dalle contrapposte domande di nullità e contraffazione, sottoponendo un set di nuove rivendicazioni per ciascun titolo.

La prima questione che il Collegio milanese ha dovuto risolvere è quella dell’applicabilità della disposizione in parola ai processi già pendenti, come appunto quello innanzi a sé, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, applicabilità contestata dalla prima società sulla base del rilievo che essa avrebbe avuto natura sostanziale.

Il Collegio, pur riconoscendo che la disciplina della riformulazione in corso di causa delle rivendicazioni produca effetti sul piano sostanziale (costituendo una “rinuncia parziale all’ambito di protezione del brevetto” e concretandosi per tale via nella “limitazione del perimetro del diritto soggettivo”) ha tuttavia – rinnegando precedente giurisprudenza dello stesso foro – rigettato l’eccezione, affermando che la disciplina in questione ha chiara natura processuale, poiché regola “una facoltà della parte titolare del brevetto dentro il processo”, come desumibile dal fatto che essa fornisca “precise indicazioni” sul tipo di processo (“nel giudizio di nullità”), sui termini di esercizio (“in ogni stato e grado”) e sul soggetto processuale cui l’istanza va rivolta (“il giudice”).

Dalla natura processuale della norma discende, secondo il Collegio, la sua applicabilità ai processi già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Nel merito delle proposte di riformulazione avanzate dalla convenuta, il Collegio ha ritenuto che, per entrambi i titoli, le rivendicazioni come riformulate rimanessero entro i limiti della domanda depositata, non estendendo la protezione conferita dalla relativa privativa, e fossero, perciò, accoglibili.

In particolare, nel primo brevetto la rivendicazione principale era stata riformulata dalla titolare aggiungendo ulteriori caratteristiche tecniche “tutte” – secondo il Collegio – “rinvenibili nelle rivendicazioni precedenti e nei disegni originari”. Tali emendamenti sono stati, peraltro, valutati come decisivi per l’affermazione della validità del brevetto nella sua versione riformulata. Il Collegio ha, infatti, esaminato il titolo sia nella versione pre- che post-riformulazione, giudicando invalida la prima e valida la seconda.

Nel secondo brevetto, la prima rivendicazione era stata invece riformulata aggiungendo parte delle caratteristiche tecniche contenute nella seconda rivendicazione come concessa. In questo caso gli emendamenti, pur accettati dal Collegio, non sono risultati determinanti, in quanto il CTU aveva già considerato brevettabile l’invenzione definita nella prima rivendicazione come concessa, ovvero prima degli emendamenti limitativi della titolare.

Il Tribunale ha, dunque, dichiarato la nullità parziale del primo brevetto “nella sua versione originaria”, ha rigettato la domanda di nullità per il secondo brevetto, e ha disposto la limitazione di entrambi i brevetti così come riformulati in corso di causa.

Sembra, insomma, di capire che secondo il Tribunale di Milano la nullità parziale della privativa limitata volontariamente in corso di causa vada pronunciata solo quando la privativa nella versione ante-limitazione fosse invalida; in altre parole, la pronuncia di nullità parziale non sarebbe, come alcuni ritengono, una conseguenza automatica della riformulazione in senso limitativo ad opera della parte titolare del brevetto, ma una conseguenza (eventuale) dell’accoglimento della domanda di nullità della controparte, relativa al titolo originario (la quale, a sua volta, non resterebbe dunque “assorbita” dall’accoglimento della domanda di limitazione e contestuale ritenuta validità del titolo così come limitato, ma esigerebbe una “risposta” del giudice).

Merita di essere menzionato che il Collegio abbia ritenuto che la limitazione ex art. 79, comma 3 c.p.i. consistendo in una rinuncia parziale al titolo, debba essere intesa come scelta processuale della parte sostanziale, non modificabile se non con un atto uguale e contrario della stessa. La difesa del titolare del brevetto aveva, infatti, omesso di includere nell’atto di precisazione delle conclusioni la proposta di riformulazione delle rivendicazioni per entrambi i titoli, ma il Tribunale ha ritenuto che la diversa scelta, per di più implicita, del solo difensore, non sia sufficiente a comportare revoca della precedente rinuncia ritualmente manifestata dalla parte sostanziale, e che dunque pronunciarsi sull’istanza di limitazione non comportasse violazione del principio della domanda.

L’applicazione di questa linea interpretativa, nel caso di specie, ha comportato una riformulazione anche del titolo che era stato considerato valido già nella formulazione ante-limitazione, dunque un esito sotto questo profilo svantaggioso per la titolare del brevetto, (il contrario, specularmente, per l’altra privativa). A questo riguardo, e coerentemente, il Tribunale ha osservato come la rinuncia parziale non fosse stata subordinata all’accoglimento della domanda di nullità, né fosse mai stata revocata dalla parte sostanziale.

In punto di contraffazione, gli emendamenti proposti secondo l’Art. 79 comma 3 c.p.i. non hanno in alcun modo avvantaggiato il titolare del brevetto, coerentemente con la funzione esclusivamente limitativa delle riformulazioni, e nonostante le differenti condizioni di asserita contraffazione rispetto ai brevetti ante-limitazione. Rispetto al primo brevetto, in particolare, i prodotti della prima società non presentavano una delle caratteristiche tecniche definite nella rivendicazione principale come concessa e, quindi, neanche in quella riformulata in corso di causa; pertanto la relativa domanda non è stata accolta. Rispetto al secondo brevetto, invece, i prodotti rientravano già nell’ambito di protezione del suddetto titolo ante-limitazione, e gli emendamenti effettuati hanno introdotto una caratteristica tecnica aggiuntiva anch’essa riscontrabile nei prodotti in asserita contraffazione; pertanto, la relativa domanda è stata accolta.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha pronunciato, per l’unico titolo giudicato contraffatto, ordine di inibitoria assistito da penale, ordine di ritiro dal commercio e condanna al risarcimento dei danni e alla pubblicazione del dispositivo della sentenza.