PCT国际申请进入中国国家阶段时不可避免的会有补正,除去流程文件等方面的形式问题的补正,还不时地会遇到一些与实体相关的补正。下面,笔者根据自己的代理经验,针对实体补正问题总结了一些常见的补正原因和应对办法。

01.

中文译文与国际公开版本不一致

根据专利法实施细则第一百零四条的规定,国际申请以外文提出的,在进入国家阶段时,需提交原始国际申请的说明书、权利要求书、摘要的中文译文,有附图和摘要附图的且附图中有文字的,将其替换为对应的中文文字。中文译文与原文明显不符的,该中文译文不作为确定进入日的基础。

因此,在制作PCT申请的译文时,应完全按照原文内容进行翻译,不应有任何增加和删减的内容。

在实际操作中,通常会由于代理人的粗心,而导致中文译文中存在部分内容与PCT国际公开版本不一致,从而下发补正通知书。在这种类型的补正通知书中,通常容易出现问题的部分在于附图说明中图号以及标号、说明书表格中的数字以及化学领域案件中马库什类型权利要求可选的基团等。

为了避免这种类型的补正,需要代理人更关注上述容易出错的部分,从而尽量避免与原文内容不一致的问题。通常,代理人仅需要将不一致的内容进行修改来克服这类补正。

02.

与PCT公开一致,但不符合中国专利法要求

在一些情况下,即使中文译文与国际公开版本完全一致,也有可能收到补正通知书。这是由于在特殊情况下,PCT原文中便存在不符合中国专利法要求的缺陷。

例如,审查指南中说明了“每一项权利要求仅允许在权利要求的结尾处使用句号”,然而,在PCT原文中,可能出现一项权利要求最后未以句号结尾,或在一项权利要求中存在多个句号的情况。在这种情况下,代理人需要按照中国专利法的规定,保证每一项权利要求仅允许在权利要求的结尾处使用句号。

此外,在说明书的最后,当以化学式或表格结尾时,也可能出现说明书的最后没有句号的情况。为了符合中国专利法的要求,也需要代理人在说明书的最后加上句号来表明说明书到此结束,以避免不必要的补正。

03.在进入中国国家阶段之后,PCT公开了A3、A4、A8和A9文件

PCT申请的国际阶段有时后续会公开A3、A4、A8和A9版本。在PCT申请进入中国国家阶段时,代理人应注意,当前版本是否为最新版本,以避免不必要的补正。

04.

序列表不一致的问题

针对生物领域的案件,当发明涉及由10个或更多核苷酸组成的核苷酸序列,或由4个或更多L-氨基酸组成的蛋白质或肽的氨基酸序列时,需要递交根据国家知识产权局发布的《核苷酸和/或氨基酸序列表和序列表电子文件标准》撰写的序列表。

针对PCT申请,不同于PCT公开文本的PDF格式,序列表通常为TXT格式的文件。在客户提供文件给代理公司的情况下,便有可能出现序列表与公开版本不一致的情况;或在有些情况下,客户希望通过进入中国国家阶段修改序列表中存在的错误,而提供了修改版本的序列表。

因此,在提交中国国家阶段申请时,申请人应到WIPO网站上下载其公布的序列表,以保证准确性。如客户希望修改序列表,则建议客户根据PCT条约第28或41条进行修改。

05.

PCT公开版本中表格或化学式公开不完整

在化学案件中,由于需要大量的实验以证明效果,因此在申请文件中通常会出现大量的表格数据,或大量的物质的化学式。

在实际操作中,可能出现PCT公开版本中表格或化学式不完整的情况。

在这种情况下,如果不以PCT公开版本提交,而是提交完整的表格或化学式,则可能因为与PCT公开版本不一致而引起补正。但若提交了一致的版本且同时提交了根据PCT条约28或41条修改的完整的表格或化学式,则实审的审查员可能以PCT公开版本中不包含这些数据为由而认为修改超范围。通常这种表格或化学式不完整的情况是由于PCT公开时排版问题导致的。

因此,如果时间来得及(未到30个月或32个月的绝限),则代理人可以建议申请人重新公布PCT公开版本(A9),并以A9版本为基础准备译文并提交;如果时间紧迫,则可以建议申请人先以不完整的版本提交,并尽早重新公布PCT申请(A9),从而可以在主动修改阶段以A9版本为基础,对申请文件进行修改,以确保申请的完整性。

06.

PCT公开文本中附图无编号

针对申请的附图部分,在PCT公开版本中,可能出现附图无编号或编号不连续的问题。代理人若直接修改或添加附图编号,则可能由于与PCT公开版本不一致,而导致不必要的补正。

在这种情况下,代理人应先以原始公开版本提交申请,并根据条约28或41条作修改,以改正或添加附图编号。应注意,在修改附图编号的同时,也应相应修改说明书中对附图描述的部分,以使其对应。

以上仅是笔者的一些拙见,如观点有片面或错漏之处,望得到各位专家和同行的批评和指正。