Parallelimport is voor veel handelaren een bron van inkomsten. Of een product nu wél of niet legaal de landsgrenzen mag passeren wordt bepaald door juridische grenzen.

Wanneer een product door of met toestemming van de merkhouder voor het eerst binnen de EER (Europese Economische Ruimte) op de markt is gebracht, dan zijn de merkrechten in beginsel ‘uitgeput’ en kan de merkhouder geen bezwaar maken tegen verdere verhandeling van de waren. Dit geldt uitsluitend voor waren die binnen de EER op de markt zijn gebracht. Met andere woorden, de uitputtingsregel is beperkt tot de EER. Voor waren die voor het eerst buiten de EER op de markt zijn gebracht geldt dit niet. Het binnen de EER op de markt brengen van (merk)waren die voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder buiten de EER op de markt zijn gebracht, is merkinbreuk. De merkhouder heeft het recht zich tegen dergelijke parallelimport te verzetten.

In een recente zaak over Tommy Hilfigerproducten werd in dit kader een interessant verweer gehonoreerd. Een in New York gevestigde gedaagde werd van inbreuk wegens ongeoorloofde parallelimport van (originele) Tommy Hilfigerproducten beticht. Eén van de aangevallen handelingen betrof het feit dat gedaagde via een Duitse afnemer en via een Franse afnemer vanuit de VS Tommy Hilfigerproducten op de Duitse respectievelijk de Franse markt had gebracht, zoals bleek uit een aantal facturen. Gedaagde verweerde zich met de stelling dat zij de kleding “ex works” (zoals ook op de facturen stond) in New York had verkocht, waarbij de koper verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het laden, voor uit- en inklaring en voor het verkrijgen van de eventueel benodigde toestemming van merkhouders voor invoer in de EU. De Rechtbank Den Haag volgde gedaagde in dit verweer en stelde vast dat de overgelegde facturen geen inbreuk bewezen. Met andere woorden, een “ex works”-afspraak blijkt voor een verkoper een succesvolle manier om verantwoordelijkheid te verschuiven en inbreuk te ontlopen. De merkhouder zal in dat geval de koper moeten aanspreken om de ongeoorloofde parallelimport succesvol tegen te gaan.

In de meeste gevallen echter staat de verkoop niet op zichzelf en gaat daar wel enige correspondentie aan vooraf. Zo ook in dit geval. Gedaagde had verschillende e-mails gestuurd aan een Nederlandse partijen waarin hij geadresseerden had uitgenodigd om zaken te doen. In een van de e-mails schrijft gedaagde “we specialize in shipping to Europe”. Als bijlage was een zogenaamde ‘brand list’ bijgevoegd, waarop onder andere het Tommy Hilfiger-merk was genoemd. Ook was er een e-mail met een overzicht van te bestellen Tommy Hilfiger-kleding. De Rechtbank Den Haag oordeelde dat gedaagde zich hiermee schuldig had gemaakt aan een aan de merkhouder voorbehouden handeling, namelijk het aanbieden van de (merk)waren. Kortom: merkinbreuk. Het verweer van gedaagde dat hij er vanuit ging dat het een Amerikaans bedrijf was dat graag samples wilde ontvangen op een door haar opgegeven adres in Nederland, acht de rechtbank niet geloofwaardig.