台灣商標法在1993年修正時將善意先使用商標者的保護納入規範。在20多年的實務發展中,確立了善意先使用屬於先使用人對抗商標權人之侵權主張之抗辯事由之性質,並非一種權利,不得授權他人使用。善意先使用的抗辯雖不得單獨讓與,但可以附隨營業讓與方式轉讓給繼受營業之後手援用。而本款所稱使用,並非僅指使用商標於商品或提供服務用之物件上之行為,凡商標法第5條所規範之使用方式,在判斷先使用事實以及可主張善意先使用之範圍時,均有適用
2023年商標法修正中,將善意先使用規定由第36條第1項第3款移列第4款,並做了文字修正。本款修正在官方新聞稿中並未特別被提及,但在善意先使用抗辯的範圍實屬重大調整,本文茲介紹如下。
本次商標法修正案,將善意先使用之規定調整為「在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」亦即,舊法之善意先使用範圍侷限於「以原商品或服務範圍為限」,新法則擴增到「以原使用範圍為限」。由立法理由之說明,此「原使用範圍」包含「原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道等事項,並由司法實務就個案情節分別衡量其應受限制之程度」。
筆者認為本項修正之結果,有可能使主張善意先使用者與主張商標權者在訴訟上產生高度不確定性.
依修正前規定,由先使用人的舉證內容,法院得以區分何種商品或服務(抑或是具體商品品項)乃得以主張善意先使用抗辯之範圍,而超出範圍者即可認定為侵權行為。但修正後之「原使用範圍」,究竟應解讀為極為緊縮之僅在「原使用之商品或服務、地域、產銷規模及行銷管道」,或是「原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道」擇一即足,就可能產生極大的標準浮動,而讓訴訟結果無法預測。
尤其,在訴訟上,主張侵權的一方對於先使用人的實際產銷規模往往無法具體掌握,倘以「產銷規模」為限制,不僅舉證上有相當難度,在執行面上商標權人也難以證明先使用人超出產銷規模而構成侵權之事實。況且,原條文僅規定「以 原使用之商品或服務為限」,雖然不限制先使用人的產銷規模,但在實務上也產生了以「具體商品型號款式」為限制範圍,或以範圍較廣之「以商品或服務項目」作為具體範圍之二種不同見解。而新法所用的「範圍」文字,其面向幾乎無所限制,使本條的適用效果上變數過多,很可能導致在善意先使用範圍、以及後續侵權之判斷上,將缺乏具體標準來決定善意先使用者的限制應該以何種方式,做到何種程度之限制。
結論
相對於其他國家對善意先使用的保護不僅具有知名度門檻(如「具有一定影響」、「已建立商譽」或「已為消費者廣泛認識」),其保護範圍亦受到明確限制(如英國的地理限制),台灣的善意先使用規範不僅成立要件相對寬鬆,在2023年的商標法修法後,成功主張善意先使用的效果也必須視個案決定可主張的範圍,包含可能被限制為原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道等事項,而相對不明確。因此,在本次修法對善意先使用的調整,在實務適用上是否會產生衝擊,仍有待觀察。