Het woordmerk HOTEL CIPRIANI is sinds 1996 geregistreerd als Uniemerk op naam van Hotel Cipriani in Italië, voor diensten van een hotel. In 2013 werd door een derde een EU-aanvraag verricht voor het merk CIPRIANI voor bieren. Tegen de aanvraag is door de houder van het merk HOTEL CIPRIANI oppositie ingesteld vanwege verwarringsgevaar. Het Gerecht van de Europese Unie heeft de beslissing van de oppositieafdeling van het EU-merkenbureau (EUIPO) bevestigd en geoordeeld dat er inderdaad sprake is van verwarringsgevaar.

Hotel Cipriani, een bekend luxehotel in Venetië, heeft sinds 1 april 1996 het woordmerk HOTEL CIPRIANIingeschreven voor diensten in klasse 43. In deze klasse vallen onder meer diensten van hotels, restaurants en bars.

In juni 2013 is door lid van de familie Cipriani een EU-aanvraag verricht voor het woordmerk CIPRIANI, voor producten in klasse 32 (bieren en niet-alcoholische dranken). De houder van het merk HOTEL CIPRIANI heeft oppositie ingediend tegen de aanvraag. De merkhouder stelt dat het woordmerk verwarringsgevaar kan wekken, ondanks het feit dat de aanvraag voor het woordmerk is verricht voor producten in een andere klasse dan die waarvoor het merk HOTEL CIPRIANI werd geregistreerd.

Achtergrond

Deze zaak betreft een van de vele juridische geschillen tussen de eigenaren van Hotel Cipriani in Venetië en de familie Cipriani. In 1967 heeft de familie Cipriani hun aandelen in Hotel Cipriani verkocht. Bij die verkoop is een overeenkomst gesloten, waarin partijen onder meer afspraken hebben gemaakt over het voortgezette gebruik van de naam Cipriani door Hotel Cipriani.

Merkenvergelijking

In het Benelux en EU merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie (onder meer) bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre er sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken producten en/of diensten. Indien zowel sprake is van overeenstemming van merken als van soortgelijkheid van producten en/of diensten, ligt verwarring bij het relevante publiek op de loer en zal de houder van de oudere registratie kunnen optreden tegen het gebruik en de registratie van het jongere merk. Op grond van jurisprudentie geldt dat verwarringsgevaar ook kan worden aangenomen indien het relevante publiek in de veronderstelling zou kunnen zijn dat de betrokken producten of diensten van dezelfde of van een verbonden onderneming afkomstig zijn.

Beoordeling

Het Gerecht van de Europese Unie (hierna: Gerecht EU) heeft geoordeeld dat sprake is van normaal gebruik van het woordmerk HOTEL CIPRIANI. Daarnaast bevestigt het Gerecht EU het oordeel van de oppositieafdeling van het EUIPO, namelijk dat het woordmerk CIPRIANI verwarringsgevaar kan wekken met het woordmerk HOTEL CIPRIANI. Het Gerecht EU kwam tot dit eindoordeel vanwege de overeenstemming tussen de tekens, immers verschillen de woordmerken enkel door de toevoeging ‘Hotel’. Het onderscheidend vermogen van ‘Hotel’ wordt door het Gerecht EU gezien als een zwak onderscheidend element. Het verschil tussen de producten in klasse 32 en diensten in klasse 43 is aldus het Gerecht EU onvoldoende groot om het verwarringsgevaar bij het relevante publiek weg te nemen. Voor een hotel met bar en/of restaurant is het immers zeer gebruikelijk de betrokken waren als bier en niet-alcoholische dranken aan te bieden aan gasten. De producten uit klasse 32 zijn derhalve nauw verbonden met de producten en diensten uit klasse 43, waardoor verwarringsgevaar kan worden aangenomen.