一、 引言

   对于外国注册人,充分了解中国设立撤销制度和审查撤销案件中的价值考量和法院最新的司法实践标准,将有助于外国注册人在中国更有力地应对撤销案件,从而更好地保护自身的注册商标。

二、 中国设立撤销制度的立法目以及审查撤销案件中的价值追求

(一)撤销制度设立的目的是弥补注册主义的缺陷、督促商标注册人对商标进行商业使用、缓解商标资源紧缺与商标需求旺盛之间的矛盾。

   中国采取的是注册主义,商标权利的来源是商标申请,而不是在先使用。为了督促商标权利人对已注册商标进行商业使用、充分发挥商标识别产源的功能作用、避免商标资源的浪费,《商标法》设立了撤销制度。 一面是迅猛增加的商标申请量,一面是惊人的现存有效商标数量,可想而知,在中国,商标资源是何等的稀缺宝贵。撤销制度无疑成为缓解资源稀缺和需求旺盛矛盾的利器。这也就不难理解外国注册人为何在中国会频频遭遇撤销案件的原因了。

(二)在自由、正义和秩序中追求平衡。

   自由、正义和秩序是法的三大价值。撤销制度的设立和撤销案件的审查一直在这三大价值之间追求平衡。 首先,谈及自由,《商标法》赋予人们申请商标、获得商标注册权利的自由。其次,谈及秩序,保护商标公共资源、促进注册商标的商业使用、使商标真正发挥识别产源的作用、实现商标注册制度的现实意义,这是《商标法》通过规定撤销制度、追求实现秩序价值的体现。

   法的三大价值之间可能产生冲突,解决这些冲突的三大原则之一就是“价值位阶原则”。一般而言,其从上到下的位阶关系是自由、正义和秩序。但是,在特定情形下,秩序可以优先于自由。为了充分利用商标资源、维护市场经济活跃发展的秩序,《商标法》设立了撤销制度。这就是秩序优先于自由的体现。

   解决三大价值冲突的另一个原则就是“比例原则”,即“为了保护某种较为优越的法的价值而必需侵犯另外一种法益时,不得超过必要程度”。因此,在撤销案件中,商标局、商评委和法院对撤销已注册商标都实行了谨慎的审查标准,给予商标注册人充分的救济手段,充分考虑商标指定商品和服务的特点,考虑商标注册人的实际经营情况,严格适用利益平衡原则,确保个案的公正合理,以维护《商标法》鼓励商标注册、保护注册商标的首要原则。这是“比例原则”的充分体现。

三、 中国撤销申请的启动模式意味着在中国提交撤销三年不使用注册商标的申请更容易、成本更低,注册商标面临着被他人撤销的更大的风险。

   首先,在中国启动撤销案件,对申请主体没有特殊限制。任何单位或个人都可以对一个已经注册满三年的商标提出撤销三年不使用注册商标的申请,无需证明自身已经受到或将受到来自被撤销商标的损害。

   其次,撤销申请人不需要提交证据证明被撤销商标在规定期限内没有在指定商品上进行使用,商标局只要求撤销申请人“说明有关情况”。实践中撤销申请人只需在百度搜索引擎中输入被撤销的商标文字,只要搜索结果没有明确地指向商标注册人对被撤销商标的使用即可。证明被撤销商标已经在规定期限内进行了公开、真实、合法的使用的举证责任全部由商标注册人承担。综上,在中国遭遇他人对自己的注册商标提交撤销申请的可能性是比较高的。

四、 透过案例体会中国审查标准的导向,以在撤销案件中更有力地维护自身商标权利。

(一)在撤销案件中,OEM 的生产行为能否维持商标的注册。

——宏比福比有限公司诉商标评审委员会等撤销复审行政纠纷(2010 高行终字第 265 号)①

   宏比福比公司注册在玩具上的第 731233 号“SCALEXTRIC”商标被第三人温克勒有限公司提出基于连续三年未使用的撤销申请,商标局和商评委均做出撤销该商标的决定。 北京市一中院维持了商评委裁定。宏比福比公司向北京市高级人民法院提出上诉,北京高院在(2010)高行终字第 265 号判决书中终局判决,,撤销一中院和商评委的判决和决定。高院认定:虽然来料加工的成品并未进入到中国大陆市场流通领域,但是如果不认定来料加工为商标使用行为,相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由,恐不尽公平,且有悖于拓展对外贸易的政策。

   法院明确判定将未进入中国大陆市场流通领域的来料加工行为视为商标的使用行为,这虽然没有充分考虑商标区分产品来源的基本功能,但是这是在全面考量了中国经济发展的宏观现状所做出的判决。目前,出口仍然是拉动中国经济增长的主要动力之一,如果在撤销案件中一律将 OEM 生产不视为商标的使用行为,将对在中国存在的大量 OEM 的生产行为产生不良的影响。

(二)行政诉讼阶段的新证据是否会被法院考量、对证明许可关系的证据的形式要求如何、电子邮件可否作为使用证据、35 类“推销(替他人)”的使用证据。

——屈臣氏企业有限公司与商标评审委员会等商标撤销复审行政纠纷一案 (2012)高行终字 355 号。

   2011 年 1 月 4 日,商评委做出撤销复审决定书,决定维持第 1249845 号“格调 TASTE”商标(简称复审商标)在 35 类指定服务“推销(替他人)”上的注册。北京市一中院维持了商评委的裁定。二审判决没有支持上诉请求,判决商评委的复审裁定和一中院的一审判决认定事实清楚、适用法律正确、程序合法、应予维持。二审判决的几大亮点如下。

   1. 法院在撤销复审诉讼中是否应当考虑商标注册人在诉讼阶段提交的新证据。

   两审法院的答案都是肯定的。理由是撤销案件涉及的是复审商标能否存续的问题,鉴于设立撤销制度的目的在于促使商标真实的投入商业使用,从维护商标注册的稳定性和平衡当事人利益的角度出发,对在行政程序中未提交而在诉讼中提交的新证据应当予以考虑。

   2. 对证明许可关系真实存在的授权书、许可合同等类似文件的形式要求如何。

   本案中,商标注册人将复审商标授予被授权人使用的授权书上没有显示授权时间,但是二审法院判定,授权书已经可以证明双方许可使用关系真实存在,即便授权书签订时间晚于被授权人实际使用复审商标的时间,也可以视为商标权人对该授权行为的追认。可见,法院对证明许可关系存续的文件仅仅要求是双方真实意思的体现、能够证明许可关系的真实存在。

   3. 经公证的电子邮件被认定为有效的使用证据。

法院认定“第三方电子平台的邮箱里的内容和时间通常无法由用户修改,可信度比较高,在屈臣氏公司未提交证据证明上述信息有修改可能的情况下,证据6(即新浪邮箱的信息)可以结合本案其它证据一并考虑。结合各照片之间所反映事物的关联关系以及邮箱的收发时间,可以推定为沈阳市沈河区格调皮具店2005 年和 2006 年的照片。”可见经公证的电子邮件的内容因为其存在于第三方电子邮箱系统的原因、其发送接收时间是被法院认可的。时间的认定在撤销连续三年停止使用的商标的案件中是具有重要意义的。

   中国《商标法》主要采用列举式的方法,说明“使用证据”的种类,但是,列举式立法有缺陷,注册人在列举的证据种类之外,应当依据其自身交易的特点、发散思维、想方设法、从细节着手。

   4. 本案中,在服务场所的牌匾及宣传海报上的使用,被视为 35 类服务“推销(替他人)”上的使用。

   两审法院都认定:结合各照片之间所反映的事物的关联关系以及邮箱的收发时间,可以得出 2005 年及 2006 年沈阳市沈河区格调皮具店在其店铺牌匾和宣传海报中使用了“格调 TASTE”标识。作为替他人推销服务的提供者在服务场所的牌匾及宣传海报上使用服务商标是常见的、符合常理的使用方式。

   法院正是考虑到证明服务商标使用的难度,在认定商标在指定服务上的使用时、采用了较宽松的标准。只要商标的使用方式的目的是区分服务来源、虽然牌匾及宣传海报上的使用并不是在提供服务的过程中发生的、而且其证明力不及服务费发票、收据等证明服务交易中实际发生的证据,法院还是认定在牌匾及宣传海报上的使用是“推销(替他人)”上的使用。

五、小结

   在以保护注册商标为首要原则的中国《商标法》的法律框架下,外国公司、自然人如果需要在中国开展销售业务、或者在中国委托 OEM 生产,首先都应当考虑申请注册自己的商标。其次在日常商业经营中应当注意保留各种形式的使用证据。一旦遇到他人对自己的注册商标提交撤销申请的情况,应当及时和有经验的当地代理机构联系、听取他们的意见,积极地配他们搜集各种形式的使用证据