Nach fast zwölf Jahren ist der Rechtsstreit um die Schutzfähigkeit einer 3D-Marke in Form einer wellenförmigen Schokoladensüßigkeit in Deutschland noch immer nicht abgeschlossen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Sache mit Beschluss vom 6. April 2017 (I ZB 39/16) – erneut – zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht (BPatG) zurückverwiesen. Nun soll allerdings der 29. Senat und nicht mehr der 25. Senat entscheiden.

Vorgeschichte

Gegenstand des Rechtsstreits ist die folgende dreidimensionale IR-Marke 869 586, die seit dem 7. September 2005 für die Markeninhaberin eingetragen ist und am 15. Dezember 2005 auf Deutschland erstreckt wurde:

Den Anfang Januar 2006 gestellten Antrag auf Schutzentziehung für Deutschland wies das DPMA im Mai 2007 zurück. Das BPatG hingegen teilte die Auffassung der Antragstellerin und entzog der IR-Marke mit Beschluss vom 21. Juli 2011 (25 W (pat) 8/09) mangels Bestimmtheit den Schutz für Deutschland. Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hob der BGH mit Beschluss vom 28. Februar 2013 (I ZB 56/11 – Schokoladenstäbchen II) diese Entscheidung des BPatG auf und verwies die Sache zurück, da es die vom BPatG herangezogenen Anforderungen an die Bestimmtheit der Abbildung der dreidimensionalen Marke für rechtsfehlerhaft überspannt hielt. Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren entzog das BPatG mit Beschluss vom 22. April 2016 (25 W (pat) 8/09) der IR-Marke erneut den Schutz für Deutschland, allerdings nur für „Schokolade“ und „Schokoladenwaren“ (nicht hingegen für „Kakao“). Insofern fehle der Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft, da die Gestaltung nicht erheblich von der Branchenüblichkeit entsprechender Produktgestaltungen im gleichen Produktsegment abweiche.

Die aktuelle Entscheidung des BGH

Der BGH hat nun auch diesen Beschluss des BPatG aufgehoben. Das Gericht habe zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft gestellt. Für die Unterscheidungskraft der Streitmarke spreche bereits, dass (abgesehen von den Produkten der Verfahrensbeteiligten) kein identisches oder nahezu identisches Produkt auf dem Markt angeboten worden sei.

Das BPatG habe insbesondere die Beurteilung der Abweichungen vom branchenüblichen Formenschatz rechtsfehlerhaft auf isolierte branchenübliche Merkmale eingeengt, ohne den Gesamteindruck zu berücksichtigen. So habe das BPatG im Hinblick auf die Vergleichsprodukte „Amicelli“, „Chocolat d’Or“ und „Mikado“ allein die dünne, längliche Grundform als wesentliche Merkmale der Streitmarke angesehen und außer Acht gelassen, dass sie sich von diesen Vergleichsprodukten gerade durch ihre Wellenform erheblich unterscheide. Die Branchenüblichkeit der Wellenform habe das BPatG dann rechtsfehlerhaft mit Blick auf das Vergleichsprodukt „Katzenzungen“ bejaht und dabei verkannt, dass „die Gesamtheit der Merkmale der Streitmarke einen vollständig anderen optischen Eindruck vermittelt“ als die Gestaltung der „Katzenzungen“. Zudem könne die Annahme einer Branchenüblichkeit nicht ohne weiteres unter Bezugnahme auf nur ein einziges Produkt innerhalb eines großen, in der Formgebung vielgestaltigen Produktmarktes begründet werden, wenn (wie im Streitfall) Feststellungen zur Marktbedeutung des Vergleichsprodukts fehlen.

Der BGH stellt weiter klar, dass die Branchenüblichkeit der durch die Streitmarke geschützten Warenform auch nicht auf das von der Antragstellerin über die Supermarktkette Aldi Nord vertriebene Produkt „Les Rameaux du Médoc“ gestützt werden kann. Es fehlten die notwendigen Feststellungen dazu, dass durch den Vertrieb dieses Produkts das Verkehrsverständnis maßgeblich beeinflusst wurde. Die Branchenüblichkeit könne insbesondere nicht allein unter Hinweis auf absolute Vertriebsdaten eines einzelnen Anbieters beantwortet werden. Vielmehr müssten die gesamten Gegebenheiten des betroffenen Marktsegments (Marktanteile, erzielte Umsätze, räumliche und zeitliche Ausdehnung des Vertriebs u. ä.) betrachtet werden; dies habe das BPatG versäumt.

Das BPatG wird nun ein drittes Mal über die Schutzfähigkeit der Streitmarke entscheiden müssen. Angesichts der „Häufung von Sachfehlern“ hat der BGH allerdings von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Sache an einen anderen Senat des BPatG zurückzuverweisen, so dass nunmehr der 29. Senat zuständig ist.

Praxistipp:

In der jüngeren Entscheidungspraxis des BGH zeichnet sich die Tendenz ab, dass der BGH derzeit einen deutlich großzügigeren Maßstab beim Schutz von dreidimensionalen Warenformmarken anlegt als das BPatG. Dafür sprechen nicht nur die Schokoladenstäbchen III-Entscheidung, sondern auch die Beschlüsse des BGH vom 18. Oktober 2017 in Sachen „Traubenzucker“ (I ZB 3/17 und I ZB 4/17) und „quadratische Tafelschokolade“ (I ZB 105/16 und I ZB 106/16). Angesichts dieser „Trendwende“ sollten Neuanmeldungen von Warenformmarken nicht gescheut werden. Dabei empfiehlt es sich der Anmeldung einer 3D-Marke (vorsorglich) mehrere perspektivische Darstellungen beizufügen. Zwar ist prinzipiell eine einzige Abbildung ausreichend. Da etwaige Unklarheiten aber zu Lasten des Anmelders gehen, könnte der Schutzumfang bei Einreichen nur einer Ansicht ungewollt auf den in der Anmeldung sichtbaren Teil der Marke verkürzt werden.