Recientemente, la protección de los secretos industriales ha tomado un nuevo impulso debido a los frecuentes ataques de “espionaje cibernético” a empresas de todo el mundo, de espías que utilizan mensajes de correo electrónico falsos para entrar en las redes corporativas y buscar información valiosa.

Asimismo, se esta buscando que la legislación en materia de secretos industriales sea renovada, para ofrecer un marco que permite la colaboración en actividades de innovación, a menudo con participantes ubicados en diferentes países, tanto los gobiernos como la industria están claramente interesados en reforzar la protección mediante esta figura jurídica.

Definición de secreto industrial

Con base en el Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera práctica desleal y violación del secreto industrial. Dependiendo del sistema jurídico, la protección de los secretos industriales forma parte del concepto general de protección contra la competencia desleal o se basa en disposiciones específicas o jurisprudenciales sobre la protección de la información confidencial.

Los secretos industriales pueden ser principalmente de dos tipos: por una parte, los secretos industriales pueden concernir a invenciones o procesos de fabricación que no satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan protegerse únicamente como secretos industriales. Por otra parte, los secretos industriales pueden concernir a invenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan ser protegidos por patentes. En este caso, el titular deberá decidir si patentan la invención o la considera como secreto industrial.

Medidas para proteger de manera eficaz los secretos industriales

Las empresas deben toman todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos industriales. Entre estas medidas se incluyen:

  • Determinar si el secreto es patentable y, en caso afirmativo, determinar si no sería mejor una protección mediante patente.
  • Asegurarse de que únicamente un número limitado de personas conoce el secreto y de que éstas son conscientes de que se trata de información confidencial.
  • Incluir acuerdos de confidencialidad en los contratos firmados por los empleados. No obstante, de conformidad con la legislación de numerosos países, los empleados deben respetar la confidencialidad debida a su empleador, aunque no existan dichos acuerdos. El deber de respetar la confidencialidad relativa a los secretos del empleador se prolonga por lo general, al menos durante un cierto tiempo, incluso después de que el empleado haya cesado su empleo.
  • Firmar acuerdos de confidencialidad con interlocutores comerciales siempre que se divulgue información confidencial.

Algunas ventajas de los secretos industriales

  • La protección de los secretos industriales tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales (las patentes tienen un plazo de duración que puede llegar hasta los 20 años). Por consiguiente, la protección de los secretos industriales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.
  • Los secretos industriales no entrañan costos de registro (aunque puedan entrañar costos destinados a mantener la información confidencial).
  • Los secretos industriales tienen un efecto inmediato.
  • La protección de los secretos industriales no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una autoridad gubernamental.

Algunas desventajas de los secretos industriales

  • Si el secreto se plasma en un producto innovador, éste podrá ser inspeccionado, disecado y analizado (lo que se llama “ingeniería inversa”) por terceros que podrán descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la protección por secreto industrial de una invención no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. Sin embargo, si se confiere protección en cuanto a una obtención ilícita de la información reservada. Únicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de protección.
  • Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo como le plazca.
  • Un secreto industrial es más difícil de hacer respetar que una patente. El nivel de protección concedido a los secretos industriales varía significativamente de país en país, pero por lo general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la protección brindada por una patente.
  • Un secreto industrial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.

¿Cuándo se debe recurrir a la protección del secreto industrial?

Si bien las decisiones deberán tomarse caso por caso, es aconsejable recurrir a la protección del secreto industrial en las siguientes circunstancias:

  • Cuando el secreto no es patentable.
  • Cuando es muy probable que la información pueda mantenerse secreta durante un período de tiempo considerable. Si la información secreta consiste en una invención patentable, la protección del secreto industrial resultará conveniente únicamente si el secreto puede mantenerse durante más de 20 años (período de protección de una patente) y si no parece probable que terceros puedan llegar a la misma invención de manera legítima.
  • Cuando el secreto industrial no se considera lo suficientemente valioso como para ser objeto de una patente o modelo de utilidad (en países donde exista la protección mediante modelo de utilidad).
  • Cuando el secreto se refiere a un proceso de fabricación en lugar de a un producto, ya que los productos están más sujetos a la ingeniería inversa.
  • Cuando ya ha solicitado una patente y está a la espera de que le sea concedida.

No obstante, cabe recordar que la protección del secreto industrial es, por lo general, limitada en la mayoría de los países, ya que las condiciones y el alcance de su protección puede variar significativamente de país en país dependiendo de los mecanismos estatutarios y del derecho jurisprudencial existente, y que los tribunales pueden requerir esfuerzos considerables y onerosos para preservar el secreto. Siempre que sea posible, la protección por patente o modelo de utilidad otorgará una protección mucho mayor.

Marco internacional de los secretos industriales

La regulación de los secretos industriales, como la de otras formas de propiedad intelectual, se rige por los ordenamientos jurídicos nacionales. No obstante, en 1995 se crearon normas internacionales para la protección de secretos (“información no divulgada”) en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 39 del acuerdo establece que los Estados miembros protegerán la “información no divulgada” contra el uso no autorizado “de manera contraria a los usos comerciales honestos” (esto incluye el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza y la competencia desleal). La información no debe ser generalmente conocida ni fácilmente accesible, debe tener un valor por ser secreta, y debe ser objeto de “medidas razonables” para mantenerla en secreto. Esta fórmula general de las leyes sobre secretos industriales ha sido adoptada por más de 100 de los 159 miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Los artículos 42 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC tratan sobre la observancia, y en ellos se contemplan procedimientos judiciales para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual, así como que la “información confidencial” esté protegida frente a la divulgación. Sin embargo, debido a que los sistemas judiciales nacionales, y en especial los métodos de concesión de acceso a las pruebas, son muy diferentes unos de otros, en general se considera que la observancia de los derechos en materia de secretos industriales también varía mucho de un caso a otro.

Nuevo auge de los secretos industriales

Los secretos industriales han saltado a los titulares de las noticias, con historias de ataques de “ciber-espionaje” a empresas de todo el mundo, de espías que utilizan mensajes de correo electrónico falsos para entrar en las redes corporativas y buscar información valiosa.

Paradójicamente, la gran explosión de innovaciones que tantos beneficios ha traído al mundo también ha hecho que a los ladrones les resulte más fácil robar información comercial valiosa. Por ejemplo, a través de un procedimiento conocido como “spear-phishing”, los espías comerciales envían un mensaje de correo electrónico con información personal obtenida de Facebook u otras redes sociales, de manera que el receptor no se dé cuenta de que el mensaje es un engaño. Una vez que el receptor pulsa el enlace que figura en el mensaje, un programa maligno del ladrón, conocido como “malware”, invade la computadora del receptor y a través de ella la red de la empresa. Apostado en el sistema informático durante meses o incluso años, este invasor silencioso busca importantes archivos y contraseñas confidenciales y lo envía a los piratas, que utilizan o venden la información.

Localizar la fuente del ciberespionaje es muy difícil, dada la ubicuidad y el anonimato de Internet. Estimar los daños que produce a las empresas es igualmente difícil, en parte debido a que muchas empresas no saben que sus sistemas han sido comprometidos, y también a que quienes los estiman a menudo son reacios a informar de ello. Sin embargo, los estudios muestran que el problema va en aumento, y los gobiernos de todo el mundo están buscando el modo de darle solución.

Para las empresas, el problema no es sólo proteger su propia información valiosa, sino evitar ser infectadas por secretos que pertenecen a otros. En un mercado mundial que se caracteriza por la facilidad de movimiento de empleados y complejas redes de conexiones entre los proveedores y los clientes de las empresas, se necesita una vigilancia especial para evitar la contaminación por información no deseada. Una mayor competencia también significa que las empresas tienen que trabajar continuamente para encontrar formas de explotar sus secretos, ya sea a través de la comercialización directa, colaboraciones o concesión de licencias. Entretanto, el simple volumen de datos potencialmente valiosos origina sus propios problemas de inventario y valoración.

¿Secreto industrial o patente?

Para las empresas que utilizan la protección de patentes, el secreto es una parte decisiva del proceso de innovación. Puesto que la mayoría de las leyes nacionales de patentes exigen “novedad absoluta”, eso significa que hasta el día en que se presenta la solicitud de patente la invención debe estar completamente protegida contra cualquier divulgación pública. Cuando la tecnología requiere el perfeccionamiento a través de la experimentación fuera del laboratorio, esto puede resultar extremadamente difícil. A ello se debe que los debates sobre la armonización internacional de la legislación sobre patentes suelan incluir la idea de un “plazo de gracia” de hasta un año previo a la presentación, durante el cual, el hecho de que un inventor divulgue información no descalifica la posterior solicitud de patente.

Consideraciones para elaborar un plan de protección

Las ocho categorías de un plan de protección completo incluyen:

  • Crear acuerdos, políticas, procedimientos y registros para establecer y documentar la protección;
  • Adoptar medidas físicas y electrónicas para salvaguardar la seguridad y la confidencialidad;
  • Evaluar los riesgos para luego definir y priorizar las vulnerabilidades de los secretos industriales;
  • Establecer procedimientos de diligencia debida y de gestión constante de los actores externos;
  • Constituir un equipo de protección de la información;
  • Formar y fortalecer las capacidades de los empleados y los actores externos;
  • Supervisar y medir los esfuerzos de la empresa;
  • Adoptar medidas correctivas y mejorar de forma continua las políticas y los procedimientos.