Em decisão unânime, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso especial e manteve o acórdão do Tribunal Regional da Segunda Região, que havia revogado a extinção de patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Mesmo após comprovada a falta de pagamento de duas anuidades, os Ministros entenderam que o titular deve ser previamente notificado da extinção da patente para que possa requerer sua restauração mediante pagamento dos valores em atraso.

Na origem, tratou-se de Mandado de Segurança impetrado por Clovis Orlando Pereira da Fonseca contra ato do Presidente do INPI, objetivando a invalidação da decisão que extinguiu definitivamente patente de remédio. O impetrante alegou que, após deferimento da patente da composição farmacêutica pelo INPI, a mesma foi extinta devido à falta de pagamento das 9ª e 10ª anuidades referentes ao registro, com base em Resolução nº 113/2013 da própria Autarquia. De acordo com o impetrante, tal extinção desconsiderou o artigo 87 da Lei nº 9.279/96 (LPI), que previa a extinção provisória da patente e a necessária intimação do titular para que opte por arcar com as parcelas vencidas e restaurar o registro.

A sentença deferiu a ordem postulada, considerando que o INPI não poderia, a partir de norma infralegal, impedir que o titular do registro restaurasse sua patente após o pagamento, conforme autoriza o artigo 87 da LPI.

Na mesma linha, o Tribunal Regional da Segunda Região, ao julgar o recurso de apelação do INPI, considerou ilegal a extinção da patente, destacando que a LPI possui diversos mecanismos que concedem, ao titular do registro, alternativas de pagamento para manutenção da patente, tais como o pagamento da retribuição em atraso no prazo de seis meses e a exigência de notificação antes da extinção do registro.

Inconformado, o INPI interpôs recurso especial afirmando que a retribuição nos três primeiros meses do período anual não se trata de uma faculdade, mas sim de obrigação, e que a interpretação do artigo 87 da Lei 9.279/96 deve considerar o conjunto de regras que compõem o regime patentário vigente no ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de se permitir o gozo da proteção patentária sem o recolhimento da retribuição.

O STJ, sob a relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, considerou que a extinção da patente foi ilegal, mantendo o acórdão recorrido, sob o entendimento de que a intimação do titular do registro sobre a extinção da patente é indispensável. Nesse sentido, o acórdão destacou que, nos termos do artigo 87 da LPI, o titular da patente está expressamente autorizado a, mediante pagamento, restaurar sua patente.

Ademais, os Ministros consideraram que a Resolução nº 113/2013 do INPI seria inaplicável ao caso, pois, além de editada posteriormente aos fatos, foi reconhecida como ilegal por ter sido considerada uma extrapolação do poder regulamentar do INPI por acórdão que, apesar de não ter transitado em julgado, foi guerreado por recurso sem efeito suspensivo. Com efeito, o STJ fez referência à decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que manteve a sentença que, em ação civil pública proposta pela Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial, entendeu pela invalidação artigo 13 da referida Resolução, por restringir, sem autorização legal, um direito previsto na LPI.

Por fim, o STJ também considerou que, ante ao longo período que o inventor deve aguardar para exame de seu pedido de patente, não é razoável que sua patente seja extinta pelo inadimplemento de retribuições, sem a possibilidade de que seja procedida a restauração garantida em lei.

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