Il 18 novembre 2021, il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, confermando la decisione del Giudice di Prime Cure, ha riconosciuto che la rimozione dei codici identificativi dalla confezione di un prodotto integra l’illecito di contraffazione del marchio, precludendo tale rimozione la possibilità di risalire all’origine imprenditoriale – e, quindi, all’originalità – del prodotto stesso.

Il caso

Il caso aveva ad oggetto la commercializzazione di banane dalle cui confezioni risultavano essere stati rimossi i codici identificativi apposti dalla produttrice/titolare del marchio al fine di tracciare i propri prodotti e facilitare così la lotta alla contraffazione. Venuta a conoscenza di tale condotta, la società in questione instaurava un giudizio cautelare, all’esito del quale il Tribunale di Venezia, confermava il provvedimento reso inaudita altera parte di sequestro e inibitoria alla commercializzazione di confezioni di banane prive di codici identificativi, ritenendo che tale condotta costitutiva contraffazione dei marchi azionati dalla produttrice. Avverso tale decisione, la resistente instaurava procedimento di reclamo, insistendo sull’assenza dell’illecito comminato in considerazione del fatto che non era stato alterato/rimosso alcun “marchio” ma esclusivamente le etichette riportanti i codici a barre identificanti l’origine del prodotto.

La decisione del reclamo

Con l’ordinanza in esame, il Collegio ha rigettato il reclamo confermando la decisione del giudice cautelare che aveva correttamente ritenuto che in caso di rimozione dalle confezioni di banane di tutte le etichette identificative del prodotto, non potesse trovare applicazione il c.d. principio di esaurimento del marchio, sancito. Per quanto riguarda l’Italia, dall’art. 5 del Codice di Proprietà Industriale. In particolare, secondo tale principio, il titolare del diritto di privativa ha l’esclusiva sulla prima immissione in commercio dei propri prodotti, non potendo invece esercitare tale sua prerogativa con riferimento ai successivi atti di circolazione dei beni, restringendo, altrimenti la libertà di concorrenza. Si noti che, proprio in applicazione di tale principio, all’interno dell’Unione, il titolare del marchio non può neppure impedire le c.d. importazioni parallele, ovvero la circolazione nello Stato di prodotti messi in commercio da lui o con il suo consenso in altro Stato membro.

Ebbene, il principio di esaurimento del marchio non trova applicazione in taluni specifici casi, definiti dalla giurisprudenza “motivi legittimi”. L’esempio tipico è quello in cui lo stato dei prodotti – o delle loro confezioni - venga alterato o modificato dopo la loro immissione in commercio. Si noti, tuttavia, al riguardo, che non qualsiasi alterazione del prodotto – o della sua confezione – assume rilievo quale eccezione al principio dell’esaurimento, ma solo quella che interferisca con la specifica funzione del diritto di proprietà industriale, ovvero la capacità di indicazione di provenienza del segno di cui si discute.

Alla luce della decisione in esame, in tale nozione va ricompresa anche la rimozione di codici identificativi dalle confezioni, essendo quest’ultima “idonea a comportare un’alterazione della possibilità di individuare la provenienza del prodotto, […e comportando] l’impossibilità di distinguere i prodotti provenienti dal titolare del marchio da quelli provenienti dal rivenditore o da altri soggetti terzi, precludendo la possibilità di verificare se il prodotto contrassegnato con il marchio provenga dal titolare del marchio medesimo” e sia, quindi, originale, come precisato dal Collegio, che, infatti, nel caso di specie ha riconosciuto che “la soppressione dell’etichetta che consente l’individuazione della provenienza del prodotto e la sua tracciabilità finisce per compromettere alcune delle rilevanti funzioni del marchio quali l’autenticità di provenienza del prodotto da titolare del segno, nonché la stessa garanzia di qualità del prodotto contrassegnato”.

Considerazioni

Con la decisione in esame, il Tribunale di Venezia si è pronunciato su una questione di grande rilevanza ma spesso sottovalutata dagli operatori del mercato: la natura contraffattiva della rimozione di codici identificativi. Se, infatti, si è normalmente abituati a considerare contraffazione la materiale alterazione del marchio altrui o l’illecito utilizzo di un segno identico o simile al marchio altrui, come chiarito correttamente dal Tribunale di Venezia, non solo i marchi ma anche i codici identificativi, laddove apposti dal titolare del marchio o con il suo consenso, assumono carattere individuale, in quanto idonei da un lato ad indicare l’origine imprenditoriale dei prodotti ai quali sono apposti e, quindi, la loro originalità e, dall’altro, a garantirne la qualità e la tracciabilità, a tutela del consumatore. La giurisprudenza italiana aveva già riconosciuto, in passato, il diritto del titolare del marchio di opporsi all’ulteriore commercializzazione dei propri prodotti laddove questi ultimi avessero subìto un riconfezionamento (si veda Trib. Bologna, 9.06.2010), così come in caso di rimozione di etichette dai prodotti (come avviene per i capi di abbigliamento: si veda Trib. Milano, 9/04/2020), specialmente nel caso in cui tali condotte avvenivano in maniera per così dire “grossolana”, idonea cioè a ledere l’immagine del produttore mentre, con riguardo specificamente ai codici prodotto, la loro asportazione era stata considerata illegittima unicamente nel caso in cui la loro apposizione era obbligatoria per legge (Trib. Torino, 12 maggio 2008).

Il pregio della decisione in esame è, dunque, quello di aver ampliato ulteriormente la portata dei c.d. “motivi legittimi” che permettono di superare il principio di esaurimento del marchio, facendo leva sulle funzioni dei codici identificativi sopra richiamate, e arrivando a ricomprendere al suo interno anche il caso di rimozione degli stessi dalle confezioni e a prescindere da qualsiasi eventuale lesione dell’immagine del produttore così come dell’obbligatorietà per legge della loro presenza.

Da ultimo, un ulteriore pregio del Tribunale di Venezia è stato quello di precisare che anche la responsabilità di tale condotta contraffattiva si estende a tutti i soggetti che, a diverso titolo e a livelli diversi, concorrono alla distribuzione di tali prodotti (compreso il mero rivenditore), a prescindere dunque da chi materialmente rimuova i codici.