Gerenommeerd modehuis Gucci sleept de modeketen Forever 21 voor de Amerikaanse rechter. Volgens het Italiaanse modebedrijf, dat gespecialiseerd is in luxeartikelen, maakt fast fashion retailer Forever 21 inbreuk op haar Amerikaanse merkrechten op de kleurencombinaties blauw-rood-blauw en groen-rood-groen. Forever 21 heeft echter óók de juridische aanval geopend op Gucci in een procedure waarin zij de merken van Gucci ter discussie heeft gesteld.

Forever 21 is in het verleden vaker betrokken geweest in discussies over merkinbreuk. Onder meer de houders van de merken Puma, Diane Von Furstenberg en Adidas traden op tegen Forever 21. Ditmaal tracht Gucci stappen te ondernemen tegen Forever 21 op grond van merkinbreuk.

Treedt er verwarringsgevaar op door het gebruik van de streeppatronen door Forever 21?

Gucci heeft in december vorig jaar verschillende sommatiebrieven verstuurd aan Forever 21 met het verzoek om te stoppen met het verkopen van producten waarop Gucci ’s kenmerkende streeppatronen zijn aangebracht. Volgens Gucci is het hele bedrijfsmodel van Forever 21 “gebaseerd op het ondermijnen van de bescherming van intellectueel eigendom”.

Gucci heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de Amerikaanse rechter en het is nu aan Gucci om te bewijzen dat er een kans is dat consumenten ten onrechte denken dat de producten aangeboden door Forever 21 afkomstig zijn van het Italiaanse modehuis of aan Gucci gelieerde ondernemingen, oftewel: dat sprake is van verwarringsgevaar.

Het Italiaanse modehuis laat in een persverklaring weten:

“Gucci has today taken steps to finally put an end to U.S. mass retailer Forever 21's blatant exploitation of Gucci's famous and iconic blue-red-blue and green-red-green stripe webbing trademarks. In two filings today in the United States District Court, Central District of California, Gucci has asked the Court to dismiss the spurious claims that Forever 21 lodged on June 26, 2017, and has brought counterclaims against Forever 21 for wilful trademark infringement, trademark dilution and unfair competition.

Gucci's renowned blue-red-blue and green-red-green stripe webbing trademarks have been iconic codes of the House of Gucci for more than fifty years, following their introduction in 1951 and 1963 respectively, with the first U.S. trademark registration of the webbing dating back to 1979.

Despite Forever 21's attempt to use its lawsuit to intimidate Gucci into ceasing its trademark enforcement efforts, Gucci is as committed as ever to protecting its long established intellectual property rights, which are at the heart of the brand's identity, and to ending once and for all Forever 21's reprehensible exploitation of its distinctive trademarks and those of other brands who have suffered the same type of piracy.

Gucci considers the defense and enforcement of its celebrated trademarks of paramount importance in protecting its customers from those who wish to knowingly profit from deception and confusion."

Zijn de Gucci-streeppatronen een merk in juridische zin?

Zoals uit de verklaring blijkt, is Forever 21 eveneens naar de rechter gestapt. Forever 21 stelt dat Gucci ’s kenmerkende streeppatronen geen merken kunnen zijn omdat zij niet voldoen aan het vereiste van onderscheidend vermogen en dat Gucci derhalve niet, door middel van merkregistraties, het alleenrecht kan claimen op het gebruik van deze kleurencombinaties.

Het is het afwachten wat de uitkomst zal zijn in deze kwesties, het zal echter geen gelopen race zijn voor Gucci. Immers, doordat de merken van Gucci ter discussie zijn gesteld, loopt het Italiaanse modehuis het risico dat de registraties door de Amerikaanse rechter nietig worden verklaard waarmee Gucci de aanspraak op de merken verliest. Houden de merken stand, dan zullen de Amerikaanse autoriteiten moeten beoordelen of sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken van Gucci en het gebruik van overeenstemmende streeppatronen door Forever 21.

Ook in deze zaak speelt het leveren van bewijs over de bekendheid van het merk een belangrijke rol. Uit bijvoorbeeld marktonderzoek, overzichten van marketinguitgaven of overzichten van marktaandeel kan de bekendheid van een merk blijken. Het is zaak om zoveel mogelijk gegevens gedurende langere tijd te vergaren om in het geval van een kwestie deze te kunnen laten zien.

We houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen in deze kwesties.