Abstract: La Cassazione ha chiarito quali sono i requisiti per poter stabilire quando un marchio notorio sia stato contraffatto soffermandosi, in particolar modo, sul valore da attribuirsi all’elemento dell’indebito vantaggio economico e commerciale tratto dal terzo attraverso l’uso del segno contraffattorio e sulla corretta interpretazione del requisito della capacità di ingenerare confusione nel consumatore.

La vicenda processuale

La Suprema Corte, con ordinanza n. 27217 del 7.10.2021, ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, con la quale quest’ultima aveva rigettato l’appello proposto da un noto marchio di lusso italiano, indubbiamente rinomato, avverso la sentenza di merito con cui era stata accolta, solo parzialmente, per difetto di novità, la domanda di declaratoria di nullità di alcuni marchi di titolarità di un cittadino di nazionalità cinese, mentre era stata rigettata la domanda di inibizione della commercializzazione di prodotti recanti i marchi asseritamente contraffatti.

La sentenza della Corte d’Appello

Il Giudice di secondo grado aveva rigettato le doglianze del titolare del segno notorio sostenendo che, pur essendo ravvisabile, nel caso controverso, una non trascurabile somiglianza con i segni asseritamente contraffattori, non sussisteva, tuttavia, alcun rischio di confusione fra i marchi in conflitto né di ingenerare errore nel consumatore.

Ciò in quanto, nelle parole della Corte, proprio la notorietà del marchio di titolarità dell’appellante deponeva a favore dell’insussistenza di qualsivoglia rischio confusorio, sia per la fama in sé del marchio, sia perché il brand - noto produttore di beni di lusso - si rivolgeva ad un target particolarmente elevato, ovvero ad un consumatore definito “soggetto qualificato” a differenza del consumatore “medio” e, come tale, da considerarsi a minor rischio di confusione.

I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione

La Suprema Corte, cassando la sentenza di cui sopra, ha chiarito che - ai fini della tutela del marchio notorio ex art. 12, c. 1 lett. c), d), f) D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) - la valutazione da porre in essere in caso di marchio rinomato debba prescindere dalla sussistenza di un rischio di confusione fra segni.

I presupposti rilevanti in tal caso sono, per contro, il fatto che il contraffattore abbia tratto indebito vantaggio dalla notorietà del segno anteriore, il carattere distintivo di quest’ultimo, nonché il pregiudizio reputazionale arrecato al marchio contraffatto.

È, pertanto, necessario, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’illecito in caso di contraffazione del marchio notorio, effettuare una valutazione complessiva, che tenga conto non tanto della possibile confusorietà fra segni o possibilità d’indurre in errore il consumatore, bensì dell’intensità della notorietà e della capacità distintiva del marchio contraffatto, nonché del grado di somiglianza e prossimità dei marchi in conflitto.