L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) vient de lever tout doute au moyen d’un communiqué[1] : il est désormais possible aux titulaires de certificats complémentaires de protection (CCP) délivrés avant le 6 octobre 2015 de requérir la prolongation de leur durée de protection.

Les conditions sont simples : (1) le CCP doit être encore en vigueur, (2) l’autorisation de mise sur le marché (AMM) servant de base au CCP doit être communautaire.

Depuis l’arrêt Seattle Genetics[2] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), l’INPI calcule la durée de validité des CCPs demandés sur le fondement d'une AMM communautaire en prenant en considération la date de notification de l’AMM, telle que publiée au Journal Officiel. Sa pratique antérieure qui consistait à retenir la date de délivrance de l’AMM a finalement été abandonnée. La conséquence de ce changement de calcul peut se traduire par une prolongation de plusieurs jours de la durée de protection conférée par le CCP.

Le communiqué de l’INPI aligne, pour les CCPs délivrés, la pratique mise en place pour les CCPs en cours d'examen. Jusqu’à présent l'INPI affirmait ne pas pouvoir modifier la décision de délivrance ni corriger le terme du CCP indiqué dans la décision délivrance. L’INPI avait néanmoins proposé une voie médiane : il permettait « à des fins purement informatives » l’inscription au Registre national des brevets de la date à laquelle l'AMM communautaire avait été notifiée au titulaire.

L’injustice pour les titulaires de CCP délivrés avant le 6 octobre 2015 et encore en vigueur est ainsi supprimée par ce communiqué. La raison de cette volte-face : l’arrêt de la CJUE Incyte[3].

Dorénavant, la CJUE a décidé que les titulaires concernés doivent disposer d’un recours aux fins d’obtenir la rectification de la durée indiquée dans ce certificat, tant que celui-ci n’a pas expiré.

L’INPI a décidé de respecter les termes de cette décision en proposant un formalisme peu contraignant. La rectification pourra être sollicitée sur simple requête émanant du titulaire du CCP inscrit au Registre National des Brevets, accompagnée d’une copie de la publication au Journal Officiel de la date de notification de l’AMM communautaire concernée. L’INPI applique désormais ce qui était considéré comme impossible il y a encore quelques mois… L’INPI rejetant les requêtes en rectification de la date d’expiration sur la base du droit administratif français.

On peut aussi se demander si les requêtes présentées en application de l’ancien communiqué sont suffisantes ou s’il est nécessaire de procéder à une nouvelle requête en visant spécifiquement le présent communiqué et la décision Incyte. Il nous semble que la prudence s’impose et que les titulaires d’un CCP devraient procéder à une nouvelle requête.

Afin d’assurer la sécurité juridique des tiers, la requête sera inscrite au Registre National des Brevets et une mention sera portée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. La base brevets de l’INPI[4], accessible en ligne, indiquera également la date d’expiration rectifiée des CCPs.

La date de notification est consultable sur le site de la Commission Européenne, dans la rubrique consacrée au Registre communautaire des médicaments[5].

La possible prolongation d’un CCP, même de quelques jours, est une heureuse nouvelle pour l’industrie pharmaceutique et les titulaires de CCP, au vu du chiffre d’affaires quotidien de certaines spécialités pharmaceutiques.

L’INPI n’indique aucun délai dans son communiqué à l’exception de la date d’expiration. Pourtant l’arrêt Incyte visant un « recours », il est possible que le principe de la prescription quinquennale trouve à s’appliquer. Nous recommandons donc d’effectuer les démarches dans un délai de 5 ans à compter de la date de la décision en cause, à savoir avant le 20 décembre 2022.