知识产权从严保护的背景下,第四次中国专利法修改案已于2021年6月1日开始实施,新专利法大幅加强了对专利权人合法权益的保护。尤其体现在专利侵权赔偿方面,新专利法第七十一条规定:

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”

新专利法不仅提高了法定赔偿额,将法定赔偿额上限提高至五百万元、下限提高至三万元,还增加了惩罚性赔偿制度,对故意侵权且情节严重的,法院可以在按照权利人被侵权所受到的实际损失、侵权人所获得的利益、或者专利许可使用费倍数确定数额的一倍以上五倍以下来确定赔偿数额。

另外,为了确保正确实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度, 2021年3月3日,最高人民法院发布了《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(以下简称《解释》),对适用惩罚性赔偿案件的请求内容和时间、故意和情节严重的认定、计算基数和倍数的确定等作出了具体规定,对惩罚性赔偿制度的适用给出了操作层面的指引。

以下笔者试对《解释》中的具体规定的适用进行简单梳理,并由此明确企业在专利维权或面对侵权风险时,针对新专利法的惩罚性赔偿制度应考虑的相应对策。

1、侵权惩罚性赔偿的适用要件

《解释》中第一条明确了:原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重,请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的,人民法院应当依法审查处理。即,为了适用惩罚性赔偿规定,一方面要求被诉侵权方存在主观上的故意,另一方面,客观上要求侵权情节严重。对于主观故意和客观情节严重的认定标准,《解释》的第三条和第四条分别予以明晰,给出了判断的具体考量因素并列举了可以认定为故意和情节严重的情形。 具体而言,对于侵权方是否存在主观上的故意,第三条明确了需要综合考量的因素包括知识产权客体类型、权利状态、相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等,并列举了五种具体可以认定为故意的情形:

  • 被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;

  • 被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;

  • 被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;

  • 被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;

  • 被告实施盗版、假冒注册商标行为的。

对于专利侵权而言,上述1-4条所列的情况均可能适用。 而对于是否情节严重,第四条明确了要综合考量的因素包括侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等。另外列举了六种可以认定为"情节严重"的情形:

  • 因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;

  • 以侵害知识产权为业;

  • 伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;

  • 拒不履行保全裁定;

  • 侵权获利或者权利人受损巨大;

  • 侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康。

除了以上所列具体情形外,上述条款中同时也说明还可以包括其他可以认定为故意和情节严重的情形。 例如,举证妨碍也可能被认定为情节严重的事实。在最高人民法院2021年3月15日发布的6例“侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例”中,在"卡波"技术秘密纠纷案1中法院列举"情节严重"的考量因素中也提到:

“当一审法院责令安徽纽曼公司限期提供获利数据并附财务账册和原始凭证时,安徽纽曼公司虽提交资产负债表和利润表,但无正当理由拒不提供财务账册和原始凭证,导致本案最终无法查明全部侵权获利,构成举证妨碍,应承担不利的法律后果。”

2、惩罚性赔偿数额的计算方法

《解释》中第五条和第六条惩罚性赔偿额的计算方法给出了具体指引。

第五条明确了惩罚性赔偿额计算的基数,即以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益、许可使用费的倍数作为计算基数,并且该基数不包括合理开支。

另外还规定,人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料,被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的,人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。

第六条明确了法院确定惩罚性赔偿的倍数时考量的因素,即应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。

例如:侵权人的主观恶意程度、权利人所受损害或侵权人获利情况、侵权人的侵权规模、持续时间长短等。 根据上述规定,明确了计算基数不包括权利人为维权所支付的合理开支,并且法定赔偿不能作为惩罚性赔偿的基数。

在惩罚性赔偿适用中,以实际损失或者侵权获利作为赔偿基数时,既可以精确计算,也可以根据原告的主张及证据来酌量确定,而倍数主要与侵权的情节严重程度对应。

3、惩罚性赔偿制度使用和应对的策略

基于上文的简单梳理可见,通过上述《解释》对惩罚性赔偿适用的明确操作指引,在新的专利法实施之后,无论是专利权人方还是潜在侵权方,均可以预期关于惩罚性规定的适用要素,从而在维权或面对侵权风险时,充分考虑如何使用或者避免惩罚性赔偿的适用。

例如,作为专利权人,若知晓对方存在故意及侵权情节严重的情况,能够在侵权诉讼中适用惩罚性赔偿,则会对侵权方构成更大的震慑,一方面,如果胜诉可以获得更多的赔偿;另一方面,有利于在诉讼程序中提高对方和解的主动性,以便及时有效的制止侵权行为,节约诉讼时间和金钱成本。

因此,专利权人在对侵权方提起侵权诉讼之前,在收集赔偿证据时,可以按照以上惩罚性赔偿适用的主观和客观要件,有针对性的收集证明侵权方故意及侵权情节严重的证据。 而对于有专利侵权风险的企业,则需要注意避免落入上述惩罚性赔偿的适用情形。

例如,在收到专利权人的侵权警告函时,需要及时进行专利侵权比对,评估侵权风险;若己方行为侵权可能性高,则需及时停止实施相关的潜在侵权行为,避免落入上述《解释》中规定的主观故意情形。

避免在无合理的理由情况下不履行司法机关的证据保全裁定,从而落入上述《解释》中规定的情节严重的情形。

鉴于新专利法已于6月1日开始实施,对于专利侵权惩罚性赔偿的具体适用标准,实践中还可能会通过相关的法院案例进一步完善,建议企业持续关注法院的相关判例,以便更为明确新专利法中该制度的具体适用。