수치한정발명은 특정 범위의 수치를 발명의 특징으로 하는 것으로 다양한 기술분야에 활용됩니다. 본 지면에서는 수치한정발명에 대한 미국 특허 심사실무를 소개하고자 합니다. 먼저, 금번 포스팅에서는 수치한정발명의 신규성 및 비자명성 판단 기준을 설명하고, 차후 포스팅에서는 이러한 거절이유의 극복방안을 살펴보고자 합니다.

설명에 들어가기 앞서 본 지면에서 언급되는 예시와 법적 근거들은 일반적인 기준을 설명하기 위한 것이고, 실제사안에서도 예시에서 도출한 결론과 동일한 결론에 이를 것이라는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 구체적인 사안에 있어서는 명세서에 기재된 내용, 해당 기술분야의 특징 (예를 들면, 예측성이 높은 기술분야인지 여부 등의 사실관계)등을 종합적으로 고려하여 사안별로 판단함이 요구됩니다.

보다 용이한 설명을 위하여, 이하 출원발명이 5~10 중량%의 수치범위를 발명의 특징으로 하는 경우를 예로 들어 설명합니다.

I. 신규성

미국심사지침서(MPEP) 2131.03은 다음과 같은 두 가지 경우에 수치 범위를 특징으로 하는 출원발명이 신규성을 흠결하는 것으로 설명하고 있습니다.

(1) 선행문헌이 출원발명 수치범위 내의 수치를 기재하고 있는 경우

예를 들면 선행문헌이 실시예의 하나로 7 중량%를 기재하고 있는 경우 입니다. 이 경우 출원발명은 신규성이 없는 것으로 판단됩니다. 만약, 선행문헌이 바람직하지 않은 수치의 예시(teaching away)로서 7중량%를 기재하고 있는 경우라도, 이는 신규성 흠결의 근거로 인용이 가능합니다.

(2) 선행문헌이 출원발명 수치범위 내의 수치를 기재하고 있지 않지만, 이와 중복되는 수치범위를 충분히 한정적(with sufficient specificity)으로 기재하고 있는 경우

여기서 “충분히 한정적”으로 기재하고 있는 경우란 수치범위의 규모, 중복되는 정도, 수치가 정의하는 변수가 예상 가능한 성질을 갖는 것인지, 출원발명의 수치범위가 선행문헌에 기재된 수치범위와 비교할 때 임계적 의의를 지니고 있는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단하게 됩니다.

예를 들어 선행문헌이 6~11 중량%를 기재하고 있고, 해당 수치가 정의하고 있는 변수가 조성물 내의 윤활제 함량을 나타내는 것으로 해당 조성물로 제조되는 필름이 타 필름과 접촉 시 마찰을 줄여 주는 역할을 할 것으로 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있는 경우를 고려할 수 있습니다. 이 경우, 출원발명 수치범위인 5~10 중량%가 임계적 의의(수치범위의 하한과 상한을 포함한 전 범위 내에서 범위 밖과 비교할 때 현저한 상승효과 또는 새로운 성질을 갖게 되는 경우)를 지니는 경우가 아니라면 출원발명의 수치범위를 충분히 한정적으로 기재하고, 따라서 신규성에 흠결이 있는 것으로 볼 수 있을 것입니다.

반면 선행문헌이 9~20 중량%를 기재하고 있는 경우로 중복되는 정도가 적고 해당 수치가 정의하는 변수가 통상의 기술자가 예상 가능한 성질을 갖는 경우도 아니라면 충분히 한정적으로 기재하고 있는 것으로 볼 수 없을 것입니다.

만약 충분히 한정적으로 기재하고 있는지 여부가 심사관에게 명확하지 않은 경우, 심사관은 신규성/비자명성 조합에 의한 거절(35 USC §§ 102/103 combination rejection)을 하는 것이 심사실무상 허용되고 있습니다. 이 경우 심사관은 신규성과 비자명성에 대한 거절이유를 모두 기술하여야 합니다.

II. 비자명성

미국 심사지침서 2144.05는 다음과 같은 세 가지 경우에 수치 범위를 특징으로 하는 출원발명이 비자명성을 결여 하는 것으로 설명하고 있습니다.

(1) 선행문헌이 출원발명 수치범위와 중복되는 수치범위를 기재하고 있는 경우

위에서 살펴본 신규성 요건과 달리 비자명성 요건에 있어서는, 선행문헌이 출원발명 수치범위와 중복되는 수치범위를 기재하고 있는 경우, 충분히 한정적으로 기재하고 있는지 여부와 상관 없이 비자명성 요건을 흠결한 것으로 거절될 수 있습니다.

(2) 선행문헌이 기재하고 있는 수치 또는 수치범위가 출원발명 수치범위와 중복되지 않지만 매우 근접한 경우

예를 들면 선행문헌이 출원발명의 5~10 중량% 범위와 매우 근접한 11 중량% 또는 11~15 중량%를 기재하고 있는 경우입니다. 이 경우 심사관은 비자명성 요건 흠결을 이유로 해당 출원을 거절할 수 있습니다.

(3) 선행문헌이 기재하고 있는 수치 또는 수치범위가 출원발명 수치범위와 중복되지 않고 매우 근접하지도 않지만 선행문헌이 수치가 정의하는 변수가 미치게 되는 영향을 기술하고 있어 통상의 기술자가 통상적인 실험을 통해 해당 수치를 최적화 있는 경우

예를 들어 선행문헌이 출원발명의 5~10 중량% 범위에 근접하지 않는 수치인 20 중량% 또는 20~40 중량%와 같은 수치범위를 개시하고 있으나 수치가 정의하는 변수가 조성물의 물성에 미치는 영향을 함께 기술하고 있는 경우, 통상의 기술자가 통상적인 실험을 통해 해당 수치를 최적화 할 수 있는 경우라고 보아 심사관은 비자명성 요건 흠결을 이유로 거절할 수 있습니다.