Depuis les années 1990, ni la directive sur les marques ni le règlement sur la marque communautaire n’ont subi de modifications majeures malgré les évolutions de l’environnement des entreprises. La Commission européenne a réuni des propositions (Comm. UE, communiqué IP/13/287, 27 mars 2013) concernant des modifications de la directive de 1989 rapprochant les législations des États membres sur les marques (codifiée par la directive 2008/95/CE, 22 oct. 2008) ; une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire (codifié par le règlement (CE) n° 207/2009, 26 févr. 2009) ; une révision du règlement de la Commission relatif aux taxes à payer à l'OHMI (règlement (CE) n° 2869/95, 13 déc. 1995).

La refonte de la directive et la révision du règlement sur la marque communautaire sont des propositions législatives que le Parlement européen et le Conseil devront adopter conformément à la procédure de codécision. La révision proposée du règlement relatif aux taxes à payer à l'OHMI suivra, quant à elle, une procédure différente : elle sera approuvée par la Commission sous forme d'acte d'exécution, et il faudra pour cela l'approbation préalable du comité compétent pour les questions relatives aux taxes à payer à l'OHMI. Ce comité tiendra sa première réunion avant l'été, en vue d'une adoption du règlement révisé avant la fin de l'année.

PRINCIPALES DISPOSITIONS

Concernant les taxes à acquitter

La Commission propose le principe d'une « taxe par classe », qui s'appliquera aux demandes de marque communautaire et de marque nationale. Toute entreprise pourra alors se voir protéger selon ses besoins pour un cout proportionnel à ceux-ci. Actuellement, la taxe d'enregistrement d'une marque permet de couvrir  trois classes de produits. Dans le système révisé, une marque pourra désormais être enregistrée pour une seule classe de produits. Au niveau de l'UE, les entreprises, étant protégées pour une seule classe, paieront donc moins.

Concernant la rationalisation et l’harmonisation des procédures d’enregistrement

Motifs absolus de refus à enregistrement

Il serait ajouté, dans la liste de la directive, les signes constituant une indication géographique ou une mention traditionnelle viticole.

Extension des motifs relatifs de refus à un enregistrement

Désormais, selon les droits antérieurs invoqués, on ne peut invoquer contre l’enregistrement d’une seconde, une marque susceptible d’être déclarée nulle faute d’avoir acquis un caractère distinctif suffisant à la date du dépôt contesté, ou, n’ayant pas acquis un caractère suffisamment distinctif pour générer un risque de confusion à la date de dépôt. L’office national saisi d’une opposition à enregistrement, peut désormais rejeter l’opposition s’il considère que le droit antérieur n’est pas suffisamment « solide ». L’évolution est très notable.

Les demandes d’enregistrement des marques

La forme de la demande est harmonisée. Les libellés de produits et de services sont précisés. Il est fait référence aux catégories générales (reprise de la jurisprudence de l’OHMI). Il  est désormais possible d’invoquer dans La possibilité d’invoquer, dans le cadre de la procédure d’opposition et dans une procédure en nullité fondée sur une marque antérieure, le non-usage. Il semble que les offices de marque sont désormais investis du pouvoir de statuer sur l’usage sérieux d’une marque ainsi que sur sa validité pour rejeter une opposition, ce qui a une importance pratique.

Concernant la modernisation de la législation et l’accroissement de la sécurité juridique

Signes susceptibles de constituer une marque

L’obligation de représentation graphique est supprimée. Cela ouvre la voie aux marques sonores et olfactives. Cela renforce la sécurité juridique car de nouveaux moyens technologiques permettent d’identifier la marque. Par exemple, un fichier numérique peut être déposé pour représenter une marque sonore.

Marque de renommée

Les marques nationales jouissant d’une renommée bénéficient désormais d’une protection équivalente à la protection d’une marque communautaire. Cette faculté était jusqu’à présent laissée aux états membres.

Droits conférés par la marque

On constate un amoindrissement de la portée de la marque :

  • En cas de double identité (signes et produits ou services identiques) la contrefaçon n’est plus automatique : il faudra désormais démontrer une « atteinte à la fonction de marque consistant à garantir aux consommateurs l’origine des produits ou des services ». Il faudra démontrer en pratique l’existence d’un risque de confusion qui était jusqu’alors réservé aux cas de similitudes (de produits ou services et/ou de signes). Cette réforme majeure transpose dans le droit écrit les arrêts de la CJUE « Adwords ».
  • Dans les autres cas (signes et produits ou services non-identiques) il est toujours nécessaire de démontrer un risque de confusion mais désormais la précision selon laquelle le risque de confusion inclut le risque d’association est supprimée. Cependant, dans nombre de cas la confusion résulte non de la croyance fausse d’une provenance commune, mais de la croyance fausse à l’existence d’un accord entre le contrefacteur et le titulaire de marque.

Limitation des effets de la marque

La réforme intègre les solutions jurisprudentielles, permettant notamment de faire usage :

  • De signes ou d’indications non distinctives
  • De la marque d’autrui pour désigner ses produits ou services

Sous réserve que cette citation soit conforme aux usages honnêtes en matière commerciale.

Usage de la marque / déchéance

Les jurisprudences sur la notion d’usages sous une forme modifiée valant usage sérieux, en énonçant qu’il est indifférent que la forme modifiée sous laquelle la marque est utilisée soit ou non enregistrée à titre de marque, sont intégrées.

De plus, le titulaire de la marque ne peut engager une action en contrefaçon si sa marque est susceptible d’être déchue au moment où l’action est intentée. Cela pose question : L’action en contrefaçon sera-t-elle rejetée sans déchéance de la marque antérieure, au seul motif qu’elle est susceptible de l’être, sans même que le défendeur à l’action ne fasse une demande de déchéance ? S’agit-il seulement de poser une règle de computation des délais d’usage sérieux qui serait nouvelle? Le manque de clarté laisse la question en suspend.

La marque en tant qu’objet de propriété

Une section est ajoutée à la directive marque :

  • Une marque peut être cédée avec ou indépendamment de l’entreprise, et que la cession de l’entreprise implique, sauf précision contraire, la cession des marques (cf. textes sur les cessions de fonds de commerce)
  • Une marque peut faire l’objet d’un droit de gage ou autre droit réel (cf. nantissement de marque) ou de procédure d’exécution.

Concernant le renforcement de la lutte contre les marchandises contrefaites

L’usage du signe comme dénomination sociale et nom commercial, ou encore l’usage d’un signe dans le cadre d’une publicité comparative ne respectant pas la législation de telles publicités sont ajoutés parmi les faits susceptibles de constituer une contrefaçon.

Concernant les marchandises en transit, rompant avec la position de la CJUE des arrêts Philipps et Nokia selon laquelle il était nécessaire, pour s’opposer à l’introduction de marchandises sur le territoire douanier, de prouver qu’elles font l’objet d’un acte commercial visant les consommateurs de l’UE, le projet propose de permettre aux titulaires de marques de s’opposer à l’introduction sur le territoire douanier de l’UE, des produits revêtus d’une marque identique ou similaire.

CONCLUSION

Le processus législatif concernant la refonte de la directive et la révision du règlement ainsi que la procédure concernant règlement relatif aux taxes à payer à l'OHMI en est à ses prémices. Des modifications et des amendements sont à attendre notamment sur certaines dispositions d’ores et déjà contestées. On pense ici notamment à la règle concernant l’action en contrefaçon en cas de déchéance de la marque dont les tenants et les aboutissants ne sont pas encore parfaitement clairs. Un débat s’est également instauré quant au revirement par rapports aux arrêts Philipps et Nokia concernant les marchandises en transit. La réforme est en cours mais le processus est encore long avant l’entrée en vigueur définitive de toutes les dispositions.