2017年6月8日,欧盟法院针对德国杜塞尔多夫高等法院请示的一起商标案件做出C-689/15号初裁,阐明了普通商标作为质量标签的使用是否构成商标“真实使用”,以及其他相关的问题。

本案原告德国棉纺织品行业协会“不莱梅棉花交易所” (VBB/Verein Bremer Baumwollbörse)是如下棉花图形商标(图一)的所有人,该商标2008年5月22日注册,核定使用在纺织品等商品上。获得注册前的几十年,该棉花商标就已经被棉纤维纺织品制造商们用来证明他们商品的成分和质量。该商标获得注册后,VBB与加入其组织的公司签订许可协议,允许这些公司使用该标记,但是仅能用于高质量的棉纺织品,被许可方的使用由VBB负责监督。

本案被告Gözze公司没有加入VBB,也没有和VBB签订关于前述商标的许可协议,但几十年来,它一直生产棉纺织品,并在其产品上使用棉花标识。2014年2月11日,VBB起诉 Gözze公司侵权,理由是Gözze公司销售附有如下标签(图二)的毛巾。2014年4月14日,Gözze公司反诉,认为VBB的商标应当无效或撤销。

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图一

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图二

2014年11月19日,杜塞尔多夫地区法院支持了VBB的起诉,驳回Gözze公司的反诉。法院认为,VBB的棉花商标为指示商品来源的标识,Gözze公司使用在标签上的棉花标识和VBB棉花商标高度近似,两者存在混淆的可能。

Gözze公司遂上诉至杜塞尔多夫高等法院。高等法院同意一审判决关于涉案标志近似的认定,但同时认为,这并不必然说明VBB的起诉应予支持。公众可能会认为Gözze的标识和棉花商标是“质量标签”,而不是商品来源的标志。这样的话, VBB的棉花商标会因未真实使用而被撤销,Gözze 公司也就不会构成侵权。法院中止审理,提请欧盟法院对下列问题作出初裁:(1)将普通商标作为质量标签使用,是否构成《欧盟商标条例》(207/2009)第9条第1款和第15条第1款的商标使用?(2)如果前述问题回答为肯定,商标所有人要是不能对被许可方进行定期的质量监控,以确保该标识使用的商品的质量,那么该商标是否应根据第52条1款(a)以及第7条1款(g)宣告无效?或者参照适用第73条(c)予以撤销?

2017年6月8日,欧盟法院初裁进行了明确:《欧盟商标条例》第15条第1款应解释为:商标权利人自己或经其同意的人将普通商标作为质量标签的使用并不是商标的“真实使用”。但是,如果该标签同时还能向消费者保证该商品来自某一控制该商品生产并进而承担质量责任的企业,这种使用就构成商标的真实使用。这样一来,如果存在混淆可能,商标所有人有权依据第9条第1款(b)禁止他人在相同商品上使用近似标识。如果商标所有人未能通过定期对被许可人的质量控制来确保公众对该标志对应商品的质量的预期,不能同时适用第52条第1款(a)和第7条第1款(g)无效该商标。也不能适用第73条(c)来撤销该商标,因为第66条到第74条与集体商标有关的条款的适用是有明确限制的,不能将集体商标的规定准用于普通商标。

欧盟法院的初裁后,国内法院将继续完成该案的审理,最终结果仍待关注。

短评:

本案原告VBB维权遇阻,是因为它把普通商标实际使用为证明商标,从而授人以柄,让对方有机会在“真实使用”这个环节攻击其引证商标,使其在侵权诉讼中陷入被动。欧盟法院的初裁,从法律适用的层面否定了被告适用第52条第1款(a)和第7条第1款(g)无效VBB的棉花商标的可能,以及适用第73条(c)来撤销该商标的可能。并且,根据欧盟法院的初裁,“普通商标使用为质量标签”与是否构成“商标使用”并不矛盾,判断商标使用成立与否,还是要看标记的使用是否发挥出标明商品来源的作用。该案最终还要看国内法院根据欧盟法院前述初裁,结合本案的具体情形,做出具体的认定:VBB棉花标志的使用是仅仅作为质量标签?还是仍在发挥商标的作用?如果起到了商标的作用,那被告标志的使用是否存在混淆的可能?但是,不管最终结果如何,VBB的投入都会远高于其起诉对方侵权时预期的维权成本。

本案有它的特殊性,因为商标申请时,《欧盟商标条例》还没有规定证明商标,2015年底欧盟修法时才增加了这一规定。中国的商标法明确地规定了集体商标、证明商标等不同类型的商标。对商标权利人而言,要正确选择注册的商标种类,自身是什么类型的商标,就申请注册什么类型的商标,使用时也要遵守与注册相一致的原则。如果注册为普通商标,却作为证明商标来使用,就可能导致不必要的麻烦,甚至面临被撤销的可能。