“HELLO~,酷狗!”随着一声优雅而亲切的女声响起,无论是奔波在城市繁忙的交通路线,还是穿梭于办公抑或休闲之地,从清晨的精神焕发到夜晚的安然入睡,总有过亿的人群享受着“酷狗”这一免费的音乐播放软件,任由其聆听内心的纷繁世界,或繁花似锦,或孤寂忧伤。2004年,“酷狗”这一互联网服务平台与音乐结合的产品一经面世,就受到了公众的广泛关注,仅日活跃用户使用就已经高达上亿次,下载量亦高达二十几亿次。随着广州酷狗计算机科技有限公司(以下简称“酷狗公司”)的大力宣传与推广,“酷狗”播放平台及服务已被公众逐渐熟悉,成为习惯。2009年亦出现希望搭乘此效益的人,但酷狗公司却因种种原因并未在“提供在线音乐(非下载)”服务上申请注册“酷狗”商标,于是“酷狗”维权之路就此展开。

2009年7月30日,汕头市利丰电器有限公司(以下简称“利丰公司”)向商标局提出在“培训、安排和组织音乐会、节目制作、娱乐”等服务上申请注册了“KuGou酷狗”争议商标,商标专用期限自2011年12月7日起至2021年12月6日止。

2014年11月21日,酷狗公司向商标评审委员会提出无效宣告申请。商评委认为争议商标构成对酷狗公司在先未注册驰名商标“酷狗”的复制与摹仿,同时也是对酷狗公司在先商号以及在先使用并具有一定影响力的“酷狗”商标的侵犯。因此,裁定撤销争议商标全部核定服务,并依据在案证据认定“酷狗”商标在“提供在线音乐(非下载)”服务上为未注册驰名商标。

然而,该维权过程却一波三折,利丰公司不服评审裁定向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院认定争议商标注册在“安排和组织音乐会、提供卡拉OK服务”等服务上损害了酷狗公司在先商号权,并认定利丰公司构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标,但却认为本案已经通过三十一条对“酷狗”商标予以保护,因此已无认定“酷狗”商标在“提供在线音乐(非下载)”服务上是否驰名的必要性,最终部分撤销被诉裁定,维持争议商标在“培训”等服务上的注册。

酷狗公司不服,于2016年11月19日提出上诉。在二审过程中主张,未注册驰名商标的保护范围与第三十一条所适用的保护范围有所不同,未注册驰名商标认定的知名度要求更高,其保护的范围在商标近似程度和商品类似程度上要有更大的延展,才能避免混淆的发生。特别是本案中请求保护的部分商品类别并未被三十一条全部覆盖,此时考量引证商标是否达到驰名程度具有必要性。一审法院在否定认驰必要性的同时对于部分要求保护的服务类别未给予任何评述,显然属于认定事实错误及漏审。

因而,此案的第一个争议焦点就在于是否有必要认定“酷狗”为未注册驰名商标。此次就先推开未注册驰名商标认定必要性这第一扇门。

  • 未注册驰名商标与在先使用并有一定影响商标保护范围并不相同

(本案适用的法律为2001年商标法,因此所有法条引述均为2001年商标法相关条文)

《商标法》第十三条第一款规定:就相同或者类似商品申请注册商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

第三十一条规定:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

商标局和商标评审委员会制定的《商标审查及审理标准》(2005年)中明确规定,针对在先抢注行为的适用要件之一为“系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似”。

虽然从法条及相关规定文字表述来看,第十三条一款和第三十一条所保护的均为相同类似商品或服务。但是从立法角度以及其背后所隐含的深层含义,却又体现了两个条款所体现的侧重点不同,所规定的保护范围不同。如果“在先使用并具有一定影响的商标”可以等同于“未注册驰名商标”,那这两条法律规范就是无谓的重复。具体表现在:

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首先,未注册驰名条款与已经使用并有一定影响的商标条款,对于抢注人主观恶意的要求并不相同。前者并未规定抢注人是否需知晓该驰名商标,而只是要求商品或服务的相关公众知晓即可,而后者对于抢注人的主观恶意有一个“以不正当手段抢先注册”的限定,适用该条款时对于抢注人的主观恶意有明知或应知的考量。

其次,知名度辐射的地域范围不同导致其所产生的保护弹性亦不相同。正如上图所示,随着商标知名度的不断增高,商品或服务宣传使用所附加的商誉的不断累积,知名度所辐射的地域范围也随之增加,其保护范围继而也随之延伸。对于抢注已经使用并有一定影响的商标条款来说,知名度的地域要求可以为同地区有一定影响即可,而未注册驰名商标知名度所辐射的范围则需跨省甚至全国。

第三,商标近似程度与商品服务类似程度的要求不同亦导致两个条款最终保护的范围有所不同。未注册驰名商标认定的知名度要求更高,其保护的范围在商标近似程度和商品类似程度上要有更大的延展,才能避免混淆的发生。从商品服务的类似程度来看更是存在差别。2017年1月11日,最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条未注册驰名商标条款中有“商品类似程度”的表述,即意味着随着知名度的提高,保护的商品服务类似范围就随之更为广泛。因此,对于抢注已经使用并有一定影响的商标来说,类似的要求更为严格,但对于未注册驰名商标而言,对于类似的判断则需要综合考虑其高知名度所带来的辐射影响,此时对“程度”的把握显然要宽于三十一条所要求的类似范围。

因此,综合考虑前述几点因素,在先使用有一定影响商标更侧重于保护在先商标使用人基于商标使用而获得的利益,而未注册驰名条款因其高知名度,广地域范围及相关公众的知晓程度,则更侧重于防止市场混淆的发生。

二、驰名商标认定必要性在本案中的适用

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条明确规定了“按需认定”原则,即当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要性的,对所涉商标是否驰名做出认定

正如文章开头所述,近来对于驰名必要性原则适用的讨论业界从未停止,从对为认定驰名而弄虚作假的打击,到已注册驰名商标是否可以保护相同类似商品服务之上,从判断驰名应考虑混淆、淡化、贬损到案件中是否应先判断构成驰名,诸如此类均在近期的司法判决中有所体现,此并非驰名商标认定的随意性,恰恰是符合了上述根据案件具体情况,而做出的必要性认定。

本案中,一审法院对于争议商标核定使用的“安排和组织音乐会”等服务予以撤销,但却在对“培训”等5项服务未予任何评述下,在第三十一条未对当事人权益保护全面覆盖的情况下,认为对驰名商标认定并无必要性。

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但如上图所示,基于保护在先商标使用人基于商标使用而获得的利益与防止市场混淆的发生的不同,类似商品或服务的范围与被比较的商品或服务所用商标的知名度及影响力密切相关。或许从自然属性角度来看,服务之间存在一定的区别,但是从混淆角度来看它们之间又存在一定的关联性。因而正是由于第三十一条规定的“在先使用有一定影响商标”与第十三条第一款规定的未注册驰名商标保护范围存在差异,故在第三十一条无法覆盖诉争商标指定或核定的全部商品或服务时,仍需第十三条进行审查。也就是说,除非两者保护范围完全重合或已通过第三十一条得到全部保护,从法律上讲,就需要进一步审查商品的类似程度和商标的知名乃至驰名程度,最终才能得出是否存在混淆的可能。

本案中,北京高级人民法院在判断类似服务除了服务目的、方式、对象等因素外,还考虑到“酷狗”商标本身的独创显著性,市场中新兴事物与服务的关联性对消费者所产生的影响,商标近似程度以及争议商标权利人主观的恶意等情形,最终认为争议商标亦构成对“酷狗”未注册驰名商标的复制与摹仿。

未注册驰名商标认定的必要性的第一扇大门已经推开,而互联网企业驰名认定的核心要件,以及市场变化对判断商品或服务构成类似的影响这两扇大门静待开启。

万慧达北翔知识产权集团代理酷狗公司参与了评审、一审及二审程序。