Em acórdão publicado em 28 de julho, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que as marcas com fonéticas semelhantes em língua estrangeira não são aptas a confundir os consumidores.

A Flovax ajuizou procedimento de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente contra a Danone Ltda. e Compagnie Gervais Danone (Danone), alegando que comercializa sorvetes com a utilização da marca 'Dagniaux', registada no INPI. Alega, assim, que detém o direito ao uso exclusivo da marca 'Dagniaux', inclusive quanto a sua fonética, mencionando que, por se tratar de palavra de origem francesa, a correta pronuncia do termo seria 'Daniô'. Nesse contexto, estaria a Danone se utilizando indevidamente de elemento marcário semelhante ao seu, para o mesmo ramo de atividade, pois comercializa iogurtes sob a expressão 'Danio'.

A ação foi julgada improcedente ao fundamento de que as duas expressões não traduzem elemento identificador comum a ponto de permitir confusão e indução a erro do consumidor, conferindo-se, conforme análise das embalagens, conjunto imagem distinto. Ainda, os produtos comercializados são distintos, porquanto a Flovax comercializa sorvetes, bolos e confeitos, enquanto o produto 'Danio', da Danone, consiste em iogurtes. No mais, consignou-se que a Danone é titular da marca 'Danio' desde 2000, enquanto a Flovax registrou a marca 'Dagniaux' em 2012.

A Flovax apelou da sentença, alegando que as classes em que suas marcas foram registradas incluem produtos comercializados pela Danone e que o depósito em território em francês da marca 'Dagniaux' é anterior ao pedido da Danone em território nacional, além de haver identidade fonética entre as marcas.

O TJSP manteve a sentença, por entender que as empresas atuam em segmentos distintos de mercado. Ainda, as vendas da Flovax no Brasil são ainda reduzidas, ao passo que a marca 'Danio', da Danone, conta com relevante produção e participação no mercado.

Ainda, como as marcas da Flovax e Danone estão registradas no INPI não haveria colisão entre as marcas, sendo, também, necessário que a Flovax tivesse requerido a prévia desconstituição do registro da marca 'Danio', pois somente com a desconstituição se pode afastar a garantia da exclusividade em todo o território nacional.

Ademais, como a identidade fonética só está presente na pronúncia francesa da marca da Flovax, diminui-se o risco de eventual confusão dos consumidores decorrente da distribuição dos produtos. Isso também porque os elementos visuais das marcas não são semelhantes. Dessa forma, a identidade da pronúncia das marcas somente em língua francesa não seria capaz de induzir o consumidor em erro. Para ver a íntegra da decisão, clique aqui.