En una reciente Sentencia del TJUE se identifican los factores a considerar cuando se analiza la existencia de riesgo de confusión entre una marca anterior que ya se encuentra registrada y aquella cuyo registro se solicita ante una Oficina de Propiedad Industrial.

El pasado 26 de julio de 2017, la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (“TJUE”) dictó Sentencia en un asunto que ha enfrentado a las compañías Continental Reifen Deutschland GmbH (en adelante, “Continental”) y Companie Génerale des Établissements Michelin (en adelante, “Michelin”) y a la propia Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”).

En concreto, el proceso parte de la solicitud ante la EUIPO por Continental del registro como marca comunitaria del signo “XKing” para proteger productos consistentes en neumáticos y cámaras de neumáticos, registro frente al cual la compañía Michelin presentó oposición con base en su registro prioritario “X”, marca francesa registrada para productos similares (neumáticos). La representación de ambas marcas es la siguiente:

Lo destacable de la Sentencia es que el TJUE considerara que la distintividad de la marca francesa “X” era reducida, a la vez que aceptaba que la marca tenía carácter distintivo suficiente para ser protegible por el derecho de la propiedad industrial e impedir que un nuevo signo acceda al registro, en este caso, de la EUIPO como marca comunitaria.Tras el correspondiente proceso de oposición y recurso ante la EUIPO, Michelin recurrió ante el TJUE, el cual ha considerado que la coexistencia en el mercado entre ambas marcas no es posible por existir riesgo de confusión entre ambas marcas, dada la similitud de los signos.

Además de lo expuesto, el TJUE señala las pautas relevantes a la hora de determinar si un signo produce riesgo de confusión con una marca anterior y, en consecuencia, si es apto para acceder al registro:

1. En primer lugar, que la determinación sobre si un signo tiene carácter distintivo representa una cuestión de fondo que no es competencia del TJUE.

2. Asimismo, el TJUE establece que una única letra del alfabeto no tiene por qué ostentar un escaso carácter distintivo, lo que deja una puerta abierta a que puedan registrarse como marca signos que constituyen la mínima expresión y que monopolizan para el titular una letra del alfabeto para una determinada categoría de productos y servicios. El argumento en el que se basa el Tribunal para sostener tal posición ante el registro es que no existe ninguna norma que establezca lo contrario, si bien argumenta que ésta será una cuestión a analizar atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto.

3. Por último, el Tribunal establece los factores para determinar si existe riesgo de confusión entre dos marcas:

  • el reconocimiento de la marca en el mercado;
  • la asociación que pueda hacerse en la mente del consumidor con la marca anteriormente registrada o en uso;
  • el grado de similitud entre las marcas y entre los productos o servicios que identifican.

De la redacción de la Sentencia se extrae que tales factores no deben representar un listado cerrado de condiciones, sino una serie de requisitos mínimos a tener en cuenta a la hora de hacer un análisis comparativo entre las marcas en conflicto. Además, el TJUE reitera que la existencia de riesgo de confusión debe considerarse de manera global respecto del territorio donde la marca anterior está registrada y respecto al público específico al que se dirige.

En resumidas cuentas, el TJUE concluye que un bajo nivel de distintividad de la marca objeto de análisis no debe ser óbice para realizar el test sobre la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Así las cosas, el TJUE acuerda en esta Sentencia que el grado de distintividad de la marca “X” de Michelin resulta irrelevante a la hora de realizar un análisis del riesgo de confusión que deberá realizarse en atención a todos los factores identificados por el Tribunal. Dado que dichos factores concurren en el caso objeto de análisis, el Tribunal concluye que existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, lo que arroja como resultado que “XKing” no acceda al registro y la marca “X” de Michelin mantenga su derecho de exclusiva para los productos reivindicados.

En consecuencia, esta nueva Sentencia refuerza la posición de los titulares de marcas, dado que una vez registrada la marca resultará más factible defenderla de nuevos signos que soliciten su acceso al registro, incluso en aquellos supuestos en los que la marca tenga un escaso o incluso dudoso carácter distintivo. Tal escenario ha sido ya objeto de críticas en la red. Algunos autores consideran que decisiones como ésta evidencian que el actual Derecho de marcas tiende a ampliar el contenido de estos derechos y, en definitiva, el monopolio que se concede a sus titulares. Así, alertan de que, si seguimos esta doctrina, toda marca tendría carácter distintivo por el mero hecho de estar registrada de modo que quedaría a un lado uno de los pilares básicos del Derecho marcario europeo: la perspectiva de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.