Il fenomeno del marchio di fatto – tale venendo definita l’acquisizione del diritto all’uso esclusivo di un determinato marchio per il semplice effetto dell’uso da parte del suo inventore, in assenza di registrazione – pare aver subito una lenta ma incisiva trasformazione, prima in ambito comunitario, ora in ambito nazionale, come risulta da recenti interventi, sia della Corte di Giustizia CE, sia delle Corti interne, che, chiamate con frequenza a pronunciarsi sull’argomento, dimostrano sempre maggiore interesse nella direzione di un controllo sulle controversie in materia di uso del marchio, non più semplicemente formale, bensì sostanziale, avendo, cioè, riguardo al concreto atteggiarsi degli interessi in gioco.

In questa prospettiva, sembrano manifestarsi significative analogie con l’evoluzione giurisprudenziale, prima, e normativa, poi, culminante nelle ancor recenti direttive, che ha caratterizzato la materia delle clausole «vessatorie», nei contratti con i consumatori.

A partire dal ’70, difatti, la giurisprudenza di merito iniziò a praticare un controllo sulle clausole vessatorie non più meramente formale, attento, cioè, a valutare la presenza dei requisiti formali di validità delle medesime, bensì un controllo «di contenuto», sostanziale delle stesse, attento, cioè, a valutare l’incidenza degli abusi commessi dai contraenti dotati di maggiore «potere normativo» ai danni dei contraenti «deboli».

Si giunse, così, all’utilizzazione di clausole generali in funzione di controllo, quali i principi dell’ordine pubblico, del buon costume, della buona fede. Un controllo, quindi, in grado di garantire un equo contemperamento degli interessi in gioco.

Analogo atteggiamento di controllo pare riscontrabile in materia di diritto all’uso esclusivo del marchio e, precisamente, in materia di rapporti tra «marchio di fatto» e «marchio registrato».

Analogie, queste, che, inoltre, sembrano ripetersi, in particolare sotto il profilo normativo, anche con riferimento alla pubblicità comparativa.

La direttiva 97/55/CE, che disciplina la pubblicità comparativa, difatti, all’art. 1, par. 4, indica otto severe condizioni in presenza delle quali il messaggio pubblicitario può considerarsi non ingannevole o sleale, sotto il profilo della concorrenza tra imprese e nell’interesse del pubblico dei consumatori.

L’ultima condizione, specialmente, è rappresentata dall’assenza di imitazione o contraffazione di un bene o di un servizio protetto da un marchio o da una denominazione commerciale regolarmente depositata (v., ora, art. 22, comma 1°, lett. h), codice del consumo). In tal modo, la normativa comunitaria risolve la questione relativa alla compatibilità tra le norme sulla réclame comparativa e la disciplina dettata in materia di marchi.

Ciò pare essere logica conseguenza del noto principio dettato in materia di marchi, secondo cui chi ha validamente registrato un marchio d’impresa ha un diritto di esclusiva nell’utilizzo dello stesso e, di conseguenza, ha altresì il potere di impedire che terzi possano farne parimenti uso in commercio.

Appare subito evidente, pertanto, come per potersi procedere ad un confronto tra prodotti d’impresa anche nell’interesse dei consumatori sia necessario identificare i prodotti concorrenti, facendo riferimento ai relativi marchi. In questa direzione, il 15° considerando della citata direttiva sulla pubblicità comparativa, al fine di scongiurare possibili contrasti tra le due discipline, riconosce la liceità della comparative advertising nell’ambito della quale venga utilizzato un marchio di un’impresa concorrente, naturalmente nel rispetto e nei limiti stabiliti nella medesima direttiva.

L’interesse che sembra porre in stretto contatto questi tre diversi fenomeni (il marchio d’impresa, le clausole abusive e la pubblicità comparativa) è rappresentato dalla comune, sottostante esigenza di protezione del pubblico dei consumatori, deboli destinatari finali dei prodotti e dei messaggi delle imprese, meritevoli, oggi più che mai, di massima considerazione e protezione.

Senza voler far passare in secondo ordine l’oggetto immediato e diretto della normativa in materia di segni distintivi delle imprese e di pubblicità, ingannevole e comparativa, che resta, pur sempre, la regolamentazione della concorrenza tra imprese, è comunque vero che soggetti del mercato in libera concorrenza sono, altresì, i consumatori, la cui protezione pare dover essere egualmente e simmetricamente garantita da qualsivoglia intervento, legislativo o giurisprudenziale, in materia di disciplina della concorrenza.

Non si può, insomma, in questa delicata materia non considerare complessivamente gli interessi coinvolti, inscindibilmente collegati, nell’ambito dei quali non sembra, quindi, più ipotizzabile una scelta, in termini di interessi sacrificabili, quasi sempre tali risultando essere quelli dei consumatori «finali privati».

Sicché, interventi in materia, provengano da organi giudiziari, governativi o legislativi, che non tengano in debita considerazione la protezione del consumatore, non dovrebbero essere reputati meritevoli di approvazione.

(MARCHIO DI FATTO E MARCHIO REGISTRATO: UNA NUOVA PROSPETTIVA NELLA TUTELA DEI CONSUMATORI, Francesco Rinaldi, FONTE Nuova Giur. Civ., 2008, 2, 20041)