Par voie d’ordonnance et d’arrêt, les juridictions françaises ont récemment apporté un nouvel éclairage sur l’opportunité de surveiller sa marque parmi les AdWords de Google dont on sait déjà que le terrain juridique est un terrain miné.

En effet, dans la première affaire dont a eu à connaître la Cour de cassation le 14 mai 2013, les juges ont sanctionné la société Sogelink, titulaire de la marque « DICT.FR », pour avoir agi à l’encontre d’un annonceur publicitaire, la société Sig-Image, sans s’assurer en amont de sa réclamation, du bien-fondé de sa démarche. En l’espèce, Sogelink avait détecté l’existence d’une réservation de mot-clef sur Google reprenant sa marque « DICT.fr » sans son autorisation et opérée par Sig-Image pour promouvoir des activités proches. Dès lors, Sogelink avait émis une réclamation à l’encontre de Sig-Image et usé parallèlement du service de Google lui permettant de notifier à la société américaine ses droits antérieurs sur la marque mise en cause et l’atteinte à ses droits causée par l’annonce AdWords détectée. Google fait droit à sa demande et supprime alors l’annonce de Sig-Image à l’origine de la réclamation. Néanmoins, Sig-Image réagit alors en justice et obtient la condamnation de Sogelink, la Cour de cassation ayant observé « qu’en obtenant de la société Google qu’elle supprime le référencement de la société Sig-image sur Internet, la société Sogelink a privé indûment cette dernière d’un moyen d’accéder à une clientèle pour lui proposer son service de remplissage de formulaires par internet ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que la société Sogelink avait commis une faute ayant privé la société Sig-image de la possibilité de générer un chiffre d’affaires important et a légalement justifié sa décision ».

Cette position de la Cour de Cassation s’inscrit dans la droite ligne des derniers arrêts de la CJUE statuant en matière d’AdWords sur Internet et notamment des arrêts du 23 mars 2010 qui avaient répondu aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation à l’instance communautaire dans les affaires Louis Vuitton / Google, sur le point de savoir dans quelles conditions le titulaire d’une marque peut réagir contre la réservation d’AdWords reprenant sa marque, ainsi que de l’arrêt Interflora du 22 septembre 2011 venu préciser un an plus tard, les motifs de cette position jurisprudentielle tendant à la sauvegarde du principe de libre concurrence.

Ainsi, à l’occasion de cette affaire, la Cour de cassation rappelle que le principe classique selon lequel « nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée » en observant que « l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit, la société Sogelink ne saurait se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors qu’elle ne prétend pas avoir été privée du droit à l’accès au juge » pour évacuer l’argumentation de Sogelink qui se défendait en mettant en avant le fait qu’il avait agi en pensant être dans son bon droit à l’époque de la détection de l’annonce, en usant du service de notification de Google spécifiquement dédié à l’atteinte des marques par des AdWords.

La seconde affaire dont a eu à connaître le Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 juin 2013 mettait en cause le groupe français Isabel Marant, spécialisée dans le prêt-à-porter et la société américaine iOffer, spécialisée dans la mise à disposition des Internautes, d’une plateforme d’échanges et vente d’articles divers dont des vêtements et accessoires de mode (http://www.ioffer.com/). En l’espèce, le groupe Isabel Marant avait détecté l’existence d’annonces commerciales reprenant sa marque sans son autorisation et mises en ligne par Ioffer sur son site, lesquelles redirigeaient l’internaute vers des produits de mode apparemment contrefaisants des articles créées et commercialisés par le Groupe Isabel Marant. A la suite de cette détection, le groupe français met en demeure Ioffer de cesser l’exploitation des annonces commerciales qu’elles estiment contrefaisantes mais n’obtenant pas de retour satisfaisant de la part de la société américaine, il agit en justice devant le Tribunal de Grande Instance de Paris au fondement d’une atteinte aux droits d’auteur, marques et dessins et modèles.

Toutefois, au cours de la procédure, les parties négocient une résolution amiable du dossier et soumettent ensuite au Tribunal, pour homologation, un accord transactionnel sur la base duquel la société américaine s’engage à mettre en place un système d’alertes sur les mots clefs « Marant » et « Isabel Marant » permettant au groupe français de vérifier l’authenticité des produits vendus par les usagers de la plateforme et, le cas échéant de notifier à Ioffer toute annonce qu’il considère comme contrefaisant ses droits afin que les références des annonces problématiques soient transmises à son Conseil à des fins de suppression.

Si la conclusion d’un tel accord entre annonceur et titulaire de marque est louable et apporte ici une option heureuse aux titulaires de marques qui se sentent dépourvus de moyens d’action en raison des dernières évolutions des tribunaux en matière d’AdWords, on objectera néanmoins que la seconde option laissée par cet accord au Groupe Isabel Marant consistant à permettre à son Conseil de supprimer les annonces que le groupe français aura considéré comme contrefaisants ses droits s’inscrit en totale contradiction avec la solution retenue par la Cour de cassation le 14 mai 2013.

En effet, il ressort très clairement de l’arrêt de la Cour de cassation, qu’un titulaire de marque engage sa responsabilité envers l’auteur d’une annonce s’il décide de demander unilatéralement la suppression de l’annonce qu’il aura considérée comme contrefaisant ses droits et ce, au regard du principe de libre concurrence qui interdit à un acteur du marché de permettre à un concurrent de faire du profit à partir de produits et/ou services identiques et/ou similaires.

Dès lors, que faut-il retenir de la lecture croisée de ces deux décisions française récentes ?

Il convient tout d’abord d’affirmer l’intérêt pour un titulaire de marque, de surveiller sa marque parmi les AdWords de Google. Néanmoins, il est indiscutable que cette surveillance doit s’accompagner d’une veille active de la jurisprudence en la matière afin de déterminer la stratégie de réaction la plus opportune à adopter en cas de détection d’une annonce gênante.

Sur ce dernier point, définir une stratégie de réaction commandera de se poser les questions préalables suivantes :

  • l’annonce détectée permet-elle ou non à l’internaute d’attention moyenne de faire la distinction quant à l’origine des produits (sont-ils proposés par la société titulaire de la marque ou par un tiers) 
  • le titulaire de la marque mise en cause peut-il faire état de circonstances caractérisant un risque de confusion entre son site Internet et celui du tiers, auteur de la réservation AdWords (ce point pourrait ainsi être utilement alimenté par un constat Internet réalisé par huissier et complété de témoignages de clients) ?
  • le titulaire de la marque mise en cause peut-il faire état d’un démarchage abusif de sa clientèle par le tiers auteur de la réservation de l’AdWords ? il conviendra en effet de rechercher si ce démarchage s’accompagne d’un acte déloyal car le démarchage n’est pas en soi reprochable au concurrent mais fait au contraire partie du jeu concurrentiel entre les différents acteurs d’un même marché.

Enfin, et en tout état de cause, si le titulaire de la marque reprise par l’annonce AdWords détectée décide de réagir, il conviendra de le mettre en garde contre un recours unilatéral au système de réclamation mis en place par Google et malheureusement toujours accessible à ce jour https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=fr qui le laisse indûment convaincu du bien-fondé de sa démarche.