Die Herstellerin von Fahrradtaschen, Ortlieb, wehrte sich erfolgreich gegen Google Ads (früher: AdWords) von Amazon, die bei der Google-Suche nach «Ortlieb Fahrradtasche» erschienen. Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) schützte eine entsprechende Klage in letzter Instanz und zeigte dabei die markenrechtlichen Grenzen für den Einsatz von Google Ads durch Wiederverkäufer auf. Gemäss BGH ist der alleinige Umstand, dass ein mit der Marke werbender Wiederverkäufer auch Konkurrenzprodukte vertreibt, für die Annahme einer Markenverletzung noch nicht ausreichend. Hinzukommen müsse eine potentielle Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke. Im vorliegenden Fall suggerierte die Anzeige von Amazon fälschlicherweise, dass ein Klick darauf zu einer Zusammenstellung von Ortlieb-Produkten führe. Da auf der Landingpage dann aber auch Konkurrenzprodukte aufgeführt waren, war gemäss BGH eine solche Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion möglich. Aufgrund der irreführenden Ausgestaltung der Anzeige und der damit verbundenen Ausbeutung der Werbewirkung der Marke scheiterte auch die Berufung auf den Erschöpfungsgrundsatz, der es Amazon als Wiederverkäufer in gewissen Grenzen erlauben würde, die Marke «ORTLIEB» in der Werbung zu verwenden.

Amazon verwendet fremde Marke für Google Ads

Ausgangspunkt des vorliegenden Urteils war die Klage von Ortlieb, einer Herstellerin wasserdichter Taschen und Transportbehälter. Die Herstellerin vermarktet diese unter dem Namen Ortlieb und verfügt über eine ausschliessliche Lizenz an der deutschen Wortmarke «ORTLIEB», die Schutz für Waren im Bereich von Freizeit- und Sporttaschen beansprucht. Die Klage richtete sich gegen zwei Gesellschaften des Amazon-Konzerns. Die beklagten Gesellschaften waren einerseits die Website-Betreiberin von «www.amazon.de», sowie die Gesellschaft, die unter dem Namen «Amazon» als Verkäuferin auf der Website auftritt.

Wurden auf Google Suchbegriffe wie «Ortlieb Fahrradtasche», «Ortlieb Gepäcktasche» oder «Ortlieb Outlet» eingegeben, erschienen von den Beklagten gekaufte Werbeanzeigen, die ebenfalls Wortkombinationen mit «Ortlieb» enthielten (z.B. «Ortlieb Fahrradtasche Zubehör»), wie z.B. die Folgende (Abbildung gemäss Urteil):

Die Anzeigen waren mit Angebotslisten auf www.amazon.de der Wiederverkäuferin «Amazon» verlinkt, die neben Produkten der Klägerin auch Produkte von Drittherstellern aufführten. Die Klägerin, die ihre Produkte selbst nicht über Amazon vertreibt, sah in den Anzeigen mit den Links auf gemischte Angebotslisten eine Verletzung des Rechts an der Marke «ORTLIEB» und klagte deshalb auf Unterlassung. Der Klage wurde in erster und zweiter Instanz stattgegeben, worauf die Sache nach Revision der Beklagten in dritter Instanz an den BGH gelangte.

Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr und Zeichenidentität bejaht

In seinem Urteil vom 25.7.2019 (I ZR 29/18) beschäftigte sich der BGH sodann mit den diversen markenrechtlichen Voraussetzungen der vorgebrachten Unterlassungsklage. Gemäss dem deutschen Markengesetz (MarkenG) verfügt der Markeninhaber unter anderem dann über einen Unterlassungsanspruch, wenn jemand bei Wiederholungsgefahr ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz geniesst (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1 MarkenG).

Für die Frage, ob eine «Benutzung im geschäftlichen Verkehr» vorliegt, verweist der BGH auf die Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes (EuGH). Danach liegt eine solche Benutzung vor, «wenn sie im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt». Der BGH stimmte den Vorinstanzen zu, dass vorliegend klarerweise von einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtete kommerziellen Tätigkeit bei Amazon ausgegangen werden könne. Weiter sei nach den Feststellungen der Vorinstanzen die Betreiberin von amazon.de für die Verlinkung der gekauften Google-Anzeigen mit den gemischten Angebotslisten auf ihrer Website verantwortlich. Sie habe die Marke der Klägerin als Keyword ausgewählt, um das Erscheinen ihrer Anzeigen auszulösen und die auf ihrer Website zum Verkauf angebotenen Produkte zu bewerben (vgl. auch MLL-News vom 23.3.2010).

Dass das Zeichen ohne die Zustimmung der Klägerin und für identische Waren verwendet worden war, lag vorliegend auf der Hand. Fraglich war jedoch, ob die Beklagte mit «Ortlieb» ein Zeichen benutzt hat, das mit der Marke «ORTLIEB» identisch ist, zumal das Kriterium der Zeichenidentität in der Rechtsprechung restriktiv ausgelegt wird. Vorausgesetzt ist gemäss BGH eine vollständige Übereinstimmung der Zeichen, wobei geringfügige Unterschiede aus der Sicht eines Durchschnittsverbrauchers der Identität nicht entgegenstehen. Eine lediglich unterschiedliche Gross-/Kleinschreibung der zu vergleichenden Zeichen, bei ansonsten gleicher Buchstabenfolge sei ein solcher geringfügiger Unterschied, welcher der Zeichenidentität nicht entgegenstehe.

Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion bejaht

Gemäss der Rechtsprechung des EuGH setzt der oben erwähnte Unterlassungsanspruch zudem immer eine Beeinträchtigung einer oder mehrerer Funktionen der Marke durch die Benutzung eines identischen Zeichens voraus (MLL-News vom 26.10.2011). Als Hauptfunktion einer Marke gilt gemeinhin ihr Herkunftshinweis. Daneben hat eine Marke auch eine Funktion zur Gewährleistung von Qualität sowie eine Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion.

Für die Beurteilung der Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion ist die Gestaltung der Werbeanzeige entscheidend, die aufgrund des mit der Marke identischen Keywords angezeigt wird. Massgeblich ist nach der Rechtsprechung folgende Frage:

Kann ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer erkennen, «ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen».

Sei dies nicht der Fall oder die Herkunft der Produkte nur schwer erkennbar, könne von einer Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion ausgegangen werden.

Der BGH bestätigte die Ansicht der Vorinstanz, die vorliegend eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion angenommen hatte. Denn der von der Anzeige angesprochene Internetnutzer erwarte, nach dem Anklicken der Anzeige Angebote von Ortlieb gezeigt zu bekommen. Dies liege an der Gestaltung der Anzeige und der wiedergegebenen URL, die keinerlei Hinweise darauf enthielten, dass nach Anklicken der Anzeige neben Produkten der Klägerin gleichrangig auch Angebote anderer Hersteller angezeigt werden.

Vor diesem Hintergrund waren die Voraussetzungen für die Unterlassungsklage grundsätzlich allesamt erfüllt.

Auch der Erschöpfungsgrundsatz steht der Klage nicht entgegen

Da es im vorliegenden Fall aber um die Nutzung von Marken durch Amazon als Wiederverkäufer von Ortlieb-Produkten ging, stellte sich abschliessend die Frage nach der sog. Erschöpfung. Diese hat zur Folge, dass der Markeninhaber beim Weitervertrieb von Produkten, die mit seiner Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht wurden, die Nutzung der Marke für diese Waren nur beschränkt verbieten kann. So hat der Erwerber resp. Wiederverkäufer in diesem Fall ein sog. Ankündigungsrecht, also das Recht, die Waren unter ihrer Marke zu bewerben. Nicht abgedeckt davon ist nach der Rechtsprechung jedoch die Werbung, die nicht produktbezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht.

Der blosse Umstand, dass der Wiederverkäufer neben Produkten des Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbiete, steht der Verwendung der Marke in der Werbung allerdings nach Ansicht des BGH noch nicht entgegen. Hiergegen könne sich der Markeninhaber aber widersetzen, sofern berechtigte Gründe vorliegen. Ein berechtigter Grund liege insbesondere dann vor, wenn die konkrete Verwendung die Herkunfts- und Garantiefunktion des Zeichens verletzt oder die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Der Markeninhaber könne sich ferner auch einer irreführenden Verwendung widersetzen, mittels deren Kunden zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden.

Aus diesen allgemeinen Grundsätzen leitete der BGH ab, dass sich der Markeninhaber bei einem Einsatz von Google Ads, welche die Funktion der Marke beeinträchtigen, auch auf berechtigte Gründe berufen kann und die Erschöpfung somit nicht zugunsten des Werbenden greift. Im vorliegenden Fall sei die Klagemarke in den Anzeigen aufgrund der konkreten Gestaltung irreführend verwendet worden, so dass Kunden durch die auf diese Weise ausgebeutete Werbewirkung der Marke (auch) zum Angebot von Fremdprodukten geleitet wurden. Gegen diese Verwendung der Marke durch Amazon könne sich Ortlieb widersetzen.

Fazit und Anmerkungen

Die Klage von Ortlieb wurde aus diesen Gründen auch vom BGH geschützt und es ist Amazon daher fortan verboten, die beanstandeten Google Ads zu verwenden. Mit dem vorliegenden Urteil ist die bereits reichhaltige Rechtsprechung (vgl. nur MLL-News vom 7.1.2013, vom 26.10.2011 und vom 23.3.2010) um eine Facette reicher geworden. Die Entscheidung ist als Fortführung eines kürzlich gefällten Urteils des BGH zu sehen, das die Verwendung einer Marke in der Domain der Website eines Wiederverkäufers zum Gegenstand hatte (vgl. MLL-News vom 22.2.2019). In dem Urteil zeichnete der BGH bereits die Grenzen der Markennutzung durch Wiederverkäufer vor, überliess deren Anwendung auf den konkreten Fall aber der Vorinstanz, an welche der Rechtsstreit zurückgewiesen wurde. Im dem aktuellen Urteil wurde diese Rechtsprechung nun für den Fall von Google Ads konkretisiert: Verwendet der Wiederverkäufer die Marke in der Google Ad irreführend und werden so Kunden zu Konkurrenzprodukten geleitet, kann sich der Markeninhaber dagegen zur Wehr setzen.

In der Schweiz gibt es bislang keine veröffentlichte Gerichtspraxis zur Verwendung von Marken durch Wiederverkäufer im Zusammenhang mit Google Ads. Die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz stimmen ferner auch nicht in allen Punkten mit denjenigen in Deutschland überein. Allerdings zeigt die bisherige Schweizer Gerichtspraxis zu den Google Ads (vgl. MLL-News vom 10.7.2012), dass sich die hiesigen Richter an der Praxis des BGH und des EuGH orientieren. Zudem werden die Grenzen der Markennutzung durch Wiederverkäufer auch in der Schweiz zumindest im Ergebnis ähnlich gesetzt, wie in Deutschland (vgl. dazu MLL-News vom 22.2.2019). Insofern muss damit gerechnet werden, dass eine vergleichbare Klage auch in der Schweiz gutgeheissen würde, wenn auch womöglich mit anderer dogmatischer Begründung.

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