Con sentenza n. 9086/2014 del 26 giugno 2014, la Sezione Specializzata in materia di Impresa “A” del Tribunale di Milano ha affrontato alcune questioni di interesse in materia di competenza territoriale e concorrenza sleale.

La vertenza nasce da un’ipotesi di interferenza tra marchi: l’attrice, azienda farmaceutica titolare del marchio “Inofert”, aveva citato in giudizio la convenuta, sua concorrente, per via del suo successivo utilizzo e registrazione del marchio “Chirofert” per prodotti (farmaci) simili.

Nella decisione in commento, il Tribunale afferma innanzitutto la propria incompetenza in relazione alla domanda attorea di declaratoria di nullità del marchio della convenuta. Il Collegio ricorda infatti che, ex art. 120 co. 3 D. Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Intellettuale, “CPI”), il domicilio indicato nella domanda di registrazione del marchio e annotato nel registro “vale come elezione di domicilio esclusivo ai fini della determinazione della competenza”; e, nel caso in questione, la convenuta aveva eletto domicilio a Catania, per cui la competenza apparteneva al relativo Tribunale. Né, in contrario, afferma il Collegio, è possibile affermare che il tribunale milanese, ove competente per la contraffazione, possa decidere anche della questione di nullità del marchio: tale possibilità sussiste infatti solo quando la domanda di nullità sia proposta in via riconvenzionale, e non in via principale come nel caso di specie.

Quanto poi alla competenza per la contraffazione, il Tribunale fa un’ulteriore precisazione, evidentemente legata al fatto che a commercializzare i prodotti nel territorio milanese non fosse direttamente l’azienda farmaceutica convenuta ma un terzo (presumibilmente una farmacia locale) che tuttavia non era stato citato in giudizio: “nell’ipotesi quale quella “de quo” in cui non venga evocato in giudizio l’imprenditore che ha venduto direttamente i prodotti (rendendosi, quindi, inapplicabile il cumulo soggettivo di cui all’art.33 c.p.c.), il fabbricante degli stessi non può essere evocato in giudizio nel luogo di vendita del prodotto stesso, senza il concorso di una sua diretta attività nel luogo “de quo””. Tale conclusione, che è in linea con la giurisprudenza maggioritaria, si discosta invece da un precedente del Tribunale di Torino del 7 aprile 2011 che, in tema di farmaci e alla luce delle loro peculiari modalità di commercializzazione, aveva affermato la possibilità di convenire il produttore del farmaco avanti al giudice del luogo di commercializzazione anche senza citare in giudizio la farmacia responsabile della commercializzazione medesima.

Esclusa la propria competenza per le domande di cui sopra, i Giudici affermano invece la loro competenza a decidere delle domande di concorrenza sleale, essendo i prodotti della convenuta commercializzati (tra l’altro) nel territorio di competenza della Sezione Specializzata adita. Anche su tale punto, tuttavia, la sentenza conclude in modo sfavorevole all’attrice, ritenendo “in concreto da escludere” la “confondibilità o associabilità dei prodotti contraddistinti dai marchi suddetti”. Ciò in quanto “da una parte, il segno distintivo attoreo, essendo meramente descrittivo del suo componente (inositolo) e della sua finalità terapeutica (fertilità), deve essere considerato debole, talché anche ridotte differenziazioni sono sufficienti ad escludere ogni confusorietà”; dall’altra “il segno distintivo di parte convenuta presenta differenze grafiche, fonetiche e concettuali più che idonee ad escludere ogni confusione tra i prodotti delle parti”.

Da quanto precede è derivato quindi il rigetto delle domande attoree, con condanna dell’attrice alle spese di lite.