Onlangs heeft de Belgische rechtbank van Koophandel uitspraak gedaan in een zaak over chocolademerk Merci. Het is niet de eerste keer dat wordt geprocedeerd over het merk MERCI. Wij schreven eerder al over een zaak waarin werd opgetreden tegen verwatering van het merk en over de bekende slagzin ‘Merci dat jij er bent’.

Merkregistraties

August Storck is actief op de markt van onder meer chocolade en produceert en verkoopt MERCI chocolade. Zij beschikt over twee registraties voor het merk MERCI: het Uniemerk (woordmerk) ‘MERCI’ geregistreerd voor suikergoed, chocolade(producten) en bakkerswaren en een internationale merkregistratie voor het woordmerk ‘MERCI’.

Het Belgische bedrijf Hamlet is actief op dezelfde markt en is merkhouder van het Benelux woordmerk ‘HAMLET’, ingeschreven voor chocolade- en suikerbakkerswaren en biscuits. Hamlet gebruikt de tekens ‘MERCI! en ‘BEDANKT!’ op de verpakking van chocoladeproducten. August Storck is van mening dat door dit gebruik inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten. Volgens Hamlet was deze verpakkingsopmaak echter een eenmalige en beperkte campagne in opdracht van ALDI, bedoeld als bedankje voor leraren aan het einde van het schooljaar.

Merkenvergelijking

In het merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie (onder meer) bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming tussen twee merken, moet gekeken worden naar de kans dat het relevante publiek de desbetreffende merken met elkaar zal verwarren. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Het gaat dan om de totaalindruk die de merken genereren, waarbij de onderscheidende en dominante kenmerken van de merken vooral in aanmerking worden genomen.

Op grond van jurisprudentie geldt dat verwarringsgevaar ook kan worden aangenomen indien het relevante publiek in de veronderstelling zou kunnen zijn dat de betrokken producten of diensten van dezelfde of van een verbonden onderneming afkomstig zijn.

Vertaling MERCI leidt tot begripsmatige overeenstemming

De rechtbank verwijst naar de wettelijke bepaling waarin is opgenomen dat het uitsluitend recht op een merk in één van de nationale of streektalen van de Benelux zich uitstrekt over vertalingen in één van die andere talen. De tekens ‘BEDANKT’ en ‘MERCI’ moeten volgens de rechtbank om die reden worden beschouwd als identieke tekens. Ondanks het feit dat de tekens visueel en auditief niet overeenstemmen kan de taalkundige betekenis dus leiden tot begripsmatige overeenstemming. Dat is hier het geval, gezien het feit dat BEDANKT de Nederlandse vertaling is van het Franse woord MERCI.

Een relevant deel van het in aanmerking te nemen publiek zal het woord in de eigen taal kunnen vertalen. BEDANKT en MERCI stemmen daarmee begripsmatig overeen. Met betrekking tot de door Hamlet geplaatste uitroeptekens achter de woorden verwijst de rechtbank naar jurisprudentie van het Hof van Justitie EU dat gelijkheid tussen teken en merk aanwezig acht wanneer: “het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, tenzij het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Bij onbeduidende verschillen mag men spreken van identiteit tussen merk en teken zodat de inbreuk vaststaat zonder bewijs van verwarringsgevaar.” Het uitroepteken dat achter beide woorden is geplaatst kan volgens de rechtbank worden gekwalificeerd als een dergelijk onbeduidend verschil.