Geschillen over overeenstemmende merken komen erg veel voor. Logisch ook, want je wilt natuurlijk niet dat andermans merk met jouw merk wordt verward. Tegen het gebruik en/of de registratie van een overeenstemmend merk kan worden opgetreden, bijvoorbeeld door het instellen van oppositie door de houder van het oudere merk. Recent heeft het Gerecht van de Europese Unie twee uitspraken gedaan aangaande verwarringsgevaar tussen merken, die we graag nader belichten.

De achtergrond: soortgelijke producten of diensten Bij het verrichten van een merkaanvraag dient de deposant aan te geven voor welke producten en/of diensten hij bescherming verlangt. De houder van een merkregistratie kan bezwaar maken tegen het jonger gebruik en/of de registratie van een overeenstemmend merk voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Soortgelijkheid van producten en/of diensten kan de indeling in klassen overschrijden.

Een merk dat staat ingeschreven voor ‘alcoholhoudende dranken’ zal (los van verworven bekendheid van het merk) waarschijnlijk minder snel inbreuk maken op een merk voor ‘vervoermiddelen’, omdat de respectieve producten zich in een totaal andere branche bevinden en dus niet snel met elkaar zullen worden verward. Maar bijvoorbeeld ‘alcoholhoudende dranken’ en ‘tabak’ zijn meer aan elkaar verwant en daarom kan gebruik van overeenstemmende merken voor de respectieve waren wel tot (kans op) verwarring leiden.

Totaalindruk van het merk Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt de mate van overeenstemming tussen de beide merken vergeleken. Het gaat bij deze vergelijking om de totaalindruk die de merken genereren. Er wordt op drie punten vergeleken: er wordt gekeken naar de visuele gelijkenis (het beeld van het merk en vooral wat er van dat beeld in het geheugen blijft hangen); auditieve gelijkenis (de gelijkenis van het uitgesproken klankbeeld) en begripsmatige gelijkenis (de conceptuele overeenstemming).

Naast de vergelijking van de merken wordt de soortgelijkheid van de producten en/of diensten beoordeeld, alsmede de overige relevante omstandigheden. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat een geringe mate van soortgelijkheid tussen de producten en/of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en andersom. Uiteindelijk volgt dan de conclusie of sprake is van verwarringsgevaar.

Kwestie 1: woordmerken CLOVER CANYON en CANYON In deze zaak ging het om een beroep door de aanvrager van het woordmerk ‘CLOVER CANYON’ tegen de toegewezen oppositie van de merkhouder van het woordmerk ‘CANYON’. Beide merken staan ingeschreven voor identieke waren: kleding. Bij de beoordeling van de totaalindruk stelt het Gerecht van de EU (hierna: het Gerecht) vast dat de merken visueel overeenstemmen omdat in beide het element ‘canyon’ voorkomt. Dat de merken verschillen doordat in het jongere merk ‘clover’ is toegevoegd, doet niet af aan de visuele overeenstemming, zo stelt het Gerecht.

Het woord ‘canyon’ wordt in beide merken hetzelfde uitgesproken en dus is er ook sprake van auditieve overeenstemming. Verder wordt door het relevante publiek ‘canyon’ begrepen als een diepe kloof, maar het woord ‘clover’ heeft voor het publiek geen betekenis. Dit maakt dat de merken ook conceptueel overeenstemmen.

In aanmerking genomen dat het hier gaat om identieke producten en een totaalindruk die in hoge mate overeenstemt, oordeelt het Gerecht dat er sprake is van verwarringsgevaar. Het beroep tegen de toegewezen oppositie wordt afgewezen en het merk ‘CLOVER CANYON’ wordt doorgehaald.

Kwestie 2: beeldmerken HotoGo en Monster Energy In deze zaak ging het om het mogelijke verwarringsgevaar tussen de beeldmerken van HotoGo en Monster Energy.

Please click here to view images.

Bij de beoordeling van de visuele overeenstemming moet rekening gehouden worden met alle elementen en dus niet alleen met de drie golvende verticale lijnen. Volgens het Gerecht bestaan er in dit geval ook verschillen tussen de lijnen: de lijnen in het beeldmerk Monster Energy zijn scherp en puntig en de lijnen van HotoGo zijn juist glad en zacht. Kortom: er is geen visuele gelijkenis.

Auditief stemmen de merken ook niet overeen omdat de woorden in de beeldmerken verschillen. Tenslotte zijn er conceptuele verschillen: de lijnen in het merk Monster Energy verwijzen naar de letter ‘M’ en de lijnen in het merk HotoGo verwijzen naar warmte/warme dranken.

Geconcludeerd wordt dat de totaalindruk van deze merken van elkaar verschilt en er daarom geen kans op verwarring bestaat tussen het beeldmerk van Monster Energy en het beeldmerk van HotoGo. De merken staan weliswaar ingeschreven voor dezelfde waren, namelijk dranken, maar de totaalindruk is niet gelijk. Beide merken kunnen naast elkaar blijven bestaan.