二审法院认定:钛马赫及 Tellmach 不是通用词汇, 亦无除商标含义之外的固有含义。钛马赫工艺经博 洛尼公司大量使用和宣传推广,已经与博洛尼公司 提供的服务形成一一对应关系,能够起到识别服务 来 源 于 博洛 尼 公司 的 作用。 故 , 将钛 马 赫及 Tellmach 用于钛马赫工艺亦能发挥识别服务来源的 作用,属于商标性使用。

案情简介 

博洛尼家居用品(北京)股份有限公司(以下 称博洛尼公司)依法在 37 类室内装潢修理、室内装 潢及第 42 类室内装饰设计等服务上享有钛马赫及 Tellmach 注册商标专用权,经过十多年推广使用, 在国内高端别墅装修领域具有很高的知名度。2015 年 6 月博洛尼公司发现成都丰立公司在其公司网 站、微信公众号、经营场所店面招牌等多处使用 “德国钛马赫工艺传播大使”、“钛马赫工艺独树 一帜”等类似宣传语。在丰立公司拒不改正的情况 下,博洛尼公司诉至一审法院,主张丰立公司侵犯 了其享有的钛马赫及 Tellmach 商标的注册商标专用 权,要求丰立公司立即停止侵权、赔偿损失并消除 影响。 

一审法院经审理认为:尽管丰立公司从事的室 内设计与装潢业务,与博洛尼公司主张权利的钛马 赫及 Tellmach 商标核准的项目系相同服务,但由于 博洛尼公司、丰立公司均认可存在钛马赫施工工艺 这一事实,且丰立公司对钛马赫、Tellmach 的使用 并未采取突出使用等容易引人误解的方式,丰立公 司的使用实际不会导致相关公众的混淆误认,系对 钛马赫、Tellmach 的正当使用,不构成商标侵权。

博洛尼公司不服一审判决,向北京知识产权法 院提起上诉。二审期间博洛尼公司补充提交了博洛 尼公司有权注册、使用钛马赫/Tellmach 商标的证 据,证明:钛马赫/Tellmach 工艺是博洛尼公司从德 国引用,德国方面同意博洛尼公司在国内注册、使 用钛马赫/Tellmach 商标,并对博洛尼公司的施工工 艺进行技术指导,博洛尼公司注册钛马赫/Tellmach 商标有合法的权利基础;“钛马赫”中文文字由博 洛尼公司独创,钛马赫工艺是博洛尼公司在国内独 有的装修施工工艺。此外,博洛尼公司还提交了大 量的钛马赫工艺经博洛尼公司使用具有很高知名 度,与之已建立唯一对应关系的证据,以证明一审 判决对钛马赫工艺的事实认定错误。同时,博洛尼 公司还进一步主张,博洛尼公司一直将钛马赫 /Tellmach 商标作为自己的装修服务品牌进行推广, 钛马赫/Tellmach 商标从未丧失显著性。丰立公司明 知钛马赫工艺是博洛尼公司从德国引进,且钛马赫 是博洛尼公司的注册商标,仍在网站、店招等显著 位置以广告语的形式使用“钛马赫工艺”容易造成 消费者的混淆误认,非出于善意,不属于正当使 用。

二审法院经审理后采纳了博洛尼公司的上述证 据并支持了相应的主张,最终认定:钛马赫及 Tellmach 不是通用词汇,亦无除商标含义之外的固 有含义。钛马赫工艺经博洛尼公司大量使用和宣传 推广,已经与博洛尼公司提供的服务形成一一对应 关系,能够起到识别服务来源于博洛尼公司的作 用。故,将钛马赫及 Tellmach 用于钛马赫工艺亦能 发挥识别服务来源的作用,属于商标性使用。此 外,丰立公司的使用难谓善意,且使用方式亦不符 合装修行业宣传的使用习惯,使用的后果不仅造成 消费者的混淆误认,还会使得原本具有较高显著性 的钛马赫/Tellmach 商标的显著性逐步消弱并面临通 用化的风险,对注册商标专用权具有一定损害。综 上,丰立公司的使用行为不构成正当使用,属于商 标侵权行为。【北京知识产权法院(2016)京 73 民 终 817 号,张玲玲、宋旭东、章瑾;二零一六年十 月三十一日。】 

万慧达代理博洛尼公司参与了上述二审程序。 

短评: 

本案与其他商标侵权案件不同之处在于,丰立 公司并未将权利人的商标单独突出使用在相同服务 上,而是在注册商标后冠以“工艺”字样的形式使 用,这种使用行为能否成为正当使用他人商标的挡 箭牌?本案二审法院给出了答案! 

首先,丰立公司对涉案商标的使用是否属于商 标性使用是判定是否侵权的前提。这方面,二审法 院并未拘泥于丰立公司对商标的使用形式,是字号 上的放大突出使用,还是有无标注丰立公司自己的 商标,而是从丰立公司的使用是否实际发挥了产源 识别作用的角度进行考量。本案中,二审法院认可 了钛马赫工艺的知名度,与博洛尼公司的装修服务 具有固定的来源指向关系,在现有证据不能证明钛 马赫工艺属于装修领域通用的施工工艺的情况下, 钛马赫工艺本身能起到商标的识别来源功能,因此 丰立公司将注册商标“钛马赫”用在“钛马赫工 艺”中,同样能发挥识别服务来源于博洛尼公司的 作用,属于商标性使用。

其次,商标正当使用是常见的不侵权抗辩的理 由之一,《商标法》五十九条第一款也进行了列 举,一旦被诉侵权方的正当使用抗辩成立,权利人 的主张将无法得到法院的支持。 

本案中,二审法院对正当使用需要具备的条件 进行了阐述,首先,使用商标基于善意;其次,使 用商标标识本身固有含义且使用方式符合行业习惯 及语言习惯;第三,使用结果不会对注册商标专用 权造成损害。 

丰立公司在明知钛马赫工艺是博洛尼公司从德 国引进,且享有注册商标权,仍使用“德国钛马赫 工艺传播大使”字样进行广告宣传,难谓善意。 “钛马赫”商标是博洛尼公司根据“Tellmach”的 发音音译出来的,不是固有词汇也没有固定含义, 丰立公司不具有正当使用的基础,使用方式属于商 业宣传广告,并非说明性文字描述,且不符合装修 行业宣传习惯,不满足上述第二点要求。丰立公司 的使用后果是让消费者误认为其提供的服务与博洛 尼公司的钛马赫工艺存在某种关系,导致市场的混 淆,损害了博洛尼公司的商标权益,亦不满足上述 第三点要求。因此,丰立公司的正当使用抗辩不成 立。

第三,二审法院还进一步指出,将他人具有较 强显著性的商标用于指代具有相同或类似品质或工 艺的服务,这种使用行为会削弱注册商标的显著性 并使之面临通用化的风险,同样损害注册商标专用 权。 

有的侵权人为了搭知名商标的便车,又想规避 被控侵权的风险,往往将他人服务商标后面加“工 艺”、“标准”、“风格”等词汇,甚至直接将他 人具有较高知名度的商品商标,用作商品的名称, 同时也标注自己的商标。对于这种“非指向产源” 使用如何定性,笔者认为可以参照《TRIPs 协定》第 二十三条对葡萄酒、烈酒地理标记的保护和我国工 商总局 2003 年 4 月发布的《集体商标、证明商标注 册和管理办法》第十二条:即便将他人地理标志商 标用于某某“种”、某某“型”、某某“式”、某 某“类”等表述,使公众对产源产生误认的,也属 于禁注和禁用的范围。显然前述使用方式不能当然 地成为其正当使用抗辩的挡箭牌。如果权利人商标 具有较高显著性又具有较高知名度的情况下,使用 人难逃侵权的法律制裁。如果权利人商标虽具有较 高知名度,但存在固有显著性缺陷或经不当使用已 经在一定程度上通用化了,这时候也要考虑使用人 是否在必要范围内使用,是否出于善意,是否是在 通用化的范围内使用且不足以造成相关公众的混淆 误认。 

综上,对于现行市场上存在的借助他人注册商 标进行宣传的现象,如宜家风格、爱马仕款式等等 情形,权利人如果不加以制止,不但会逐渐削弱商 标与权利人之间的固定来源关系,减弱其作为商标 的识别产源功能,甚至使原本知名度较高的注册商 标逐渐成为一类商品或服务的通用名称。加之,新 修改的《商标法》第四十九条增加了注册商标成为 核定商品的通用名称,任何单位和个人可以向商标 局申请予以撤销。因此,权利人可以借鉴本案所确 立的评判标准,维护注册商标与自己的唯一对应关 系,避免商标通用化。