混同誤認又は商標の希釈化 ―商標法第30条第1項第11号の 前段、後段における 「著名」の異なる定義付け―

商標法第30条第1項第11号には、他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連公衆に混同誤認を生じさせる虞があるもの、或いは著名な商標又は標章の識別力又は信用を損なう虞があるものの場合は、登録することができないと明記されている。

商標の主な機能は、特定の商品又は役務の出所を識別することにある。つまり、消費者に将来同様の需要が発生したときに、過去の消費経験を素早く思い出して、所望の正確な商品を見つけられるよう、消費者に購入しようとする商品又は役務を正確に識別させることである。そのため、商標の識別機能を損なったり、元々購入するつもりのない商品を購入するように消費者を誤導したりすることは、法律上許されない。著名な商標の識別力及び混同誤認の問題に関しては、特にそうである。言い換えれば、他人の著名な商標又は標章と同一又は類似する商標(以下「後願商標」という)の登録が、その著名な商標(以下「先行商標」という)の識別機能を損ない又は消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合、商標法では、このような同一又は類似する後願商標の登録を認めていない。また、保護を受ける商標は識別力を有していなければならないが、それは商標が商品又は役務の出所を指し示し且つ他人の商品又は役務と区別する特性を有していなければならないことを意味しており1、後願商標が、先行商標の識別力を減損(希釈化ともいう)させ、先行著名商標の有する他人の商標又は役務と区別する強烈な特徴を減殺させるものの場合、法律はそのような後願商標の登録を禁止している。

商標法施行細則第31条には、商標法にいう著名とは、関連の事業者又は消費者に既に広く認知されていると認定するに足りる客観的な証拠があるものをいうと規定されている。言い換えれば、施行細則では、商標が使用される「関連」の事業者層に知られていることが著名の要件として採用されているが、「他の分野の一般消費者に知られている」という要件は採用されていない。前者は著名性が比較的低いものであり、後者は著名性が比較的高いものに属すると考えられる。

最高行政裁判所は、商標異議事件の上訴審の101(2012)年度判字第47、48号の判決において「(改正前)商標法第23条第1項第12号(現行の商標法の規定と同じ)にいう著名とは、関連の事業者又は消費者に既に広く普遍的に認知されていると認定するに足る客観的な証拠があるものをいい、下級裁判所が、商標の著名性が一般公衆に広く普遍的に認知されているほど高い場合に始めて第23条第1項第12号後段の規定が適用できると認定したことには何の根拠もない」との見解を示した。この判決では、条文の字句に対し厳格な文理解釈が行われた。つまり、法文の字句通りの意味を適用し、先行商標が希釈化される虞がある場合、当該先行商標の著名性が既に関連の事業者、消費者に知られている程度に達していることを証明できれば、商標法における著名な商標に関する保護を受けることができ、証明できなければ、後願商標の登録が認められるとしたのである。

それ以来、実務界では商標法施行細則第31条における商標法第30条第1項第11号の「著名」に対する定義について議論が行われた。その法律問題の核心は「著名な商標又は標章の識別力又は信用を減損する虞に関する保護は、その商標又は標章が一般消費者に普遍的に認知されている必要があるか」である。そのため、最高行政裁判所は2016年11月の第1回庭長(裁判長)裁判官合同会議で議案として取り上げて討論を行った。合同会議では、その議案について肯定説と否定説とに意見が分れた。

肯定説は、「双方の商標の商品又は役務のマーケットセグメンテーションが異なり、営業上の利益対立も顕着でない場合、消費者はそれを同一又は関連する出所由来のものと誤解することはないものの、係争商標が登録されると、引用商標の識別力又は信用が損害を受ける虞がある。これは商標希釈化に関する保護規定によって解決すべき問題である。このような商標保護は営業上の利益対立が顕着でない市場に跨ることから、自由競争に大きな影響を及ぼし、特定の文字、図形、記号又はこれらの組み合わせを独占する危険性がある。このような危険を減らすために、商標希釈化に関する保護は著名性が比較的高い商標に限るべきである」というものである。

一方、否定説は、文理解釈のとおり、施行細則第31条における商標法第30条第1項第11号の著名に対する定義について、関連の事業者、消費者が認知していれば、それで充分であるというものである。

合同会議では肯定説が採用され「商標法第30条第1項第11号の前段、後段における著名な商標の著名性は、異なる解釈とする。前段は混同誤認の虞の状況に適用し、関連消費者のみに知られている商標と解釈するべきであり、後段は商標希釈化の状況に適用し、関連消費者のみならず一般消費者に知られる程度にまで達した商標でなければならないと解釈すべきであり、そうして始めて立法目的に合致するとともに、消費者と商標権者の保護バランスが保たれ、市場の公平な競争を維持することができる。したがって、商標法施行細則第31条に規���する「著名」の定義は、「目的に応じた縮小解釈」とし、商標法第30条第1項第11号の前段にのみ適用して、商標法第30条第1項第11号の後段における著名な商標には適用すべきではない」との決議がなされた。

これ以後、裁判所は商標法第30条第1項第11号の前段、後段に関わる事件の審理では、著名性の要求で高低異なる基準を採用するようになった。最高行政裁判所が商標異議事件について下した106(2017)年度判字第608号判決がその1例である。最高行政裁判所はその判決で「商標登録が商標法第30条第1項第11号の後段に違反するか否かを判断する際、いわゆる著名な商標が「一般消費者に広く」普遍的に認知されていると認定するに足りる客観的な証拠があるものの場合は、商標法施行細則第31条を適用しない。下級裁判所は後願商標の101(2012)年の登録出願前に、先行商標の指定役務に表わされた信用が既に関連の事業者及び消費者に広く認知されていると認定したが、一般消費者に広く認知されているか否かについての判断は行わなかったため、前掲の判断基準とは異なる」との見解を示した。また、ここ数年の知的財産裁判所106(2017)年度行商訴字第76、87、88、89、90号などの判決における「著名」の定義でも、異なる判断基準が採用されている。

上述をまとめると、商標法第30条第1項第11号前段は「混同誤認」を規範するものであり、前段でいう著名とは関連消費者の間で著名であるもの(低い著名性と考えられる)をいい、その目的は関連範囲内の公衆を保護することにある。一方、後段は「商標の希釈化」を規範するものであり、後段でいう著名とは、一般消費者の間で著名であるもの(高い著名性と考えられる)をいい、基準を引き上げるとともに、著名な商標の区分を跨いだ独占排他権を制限しており、その目的は著名な商標自体を保護することにある。著名な商標の権利者が本規定の後段に基づいて権利行使するときは、後願商標の登録を確実に防止するためにも、分野を跨いで公衆に周知されたことを証明できる証拠をより多く準備し提出すべきである。

1商標識別力審査基準、P1参照。

 

民事訴訟法第538条第1項には「争いがある法律関係について、重大な損害の発生を防止し又は急迫の危険を回避するため、又はその他類似する情況がある場合、必要があれば仮の地位を定める仮処分を申立てることができる」と規定している。また、知的財産案件審理法第22条第2項には「仮の地位を定める仮処分を申立てるとき、申立人はその争いがある法律関係について、重大な損害の発生を防止し又は急迫の危険を回避し又はその他類似する情況を有するために必要のある事実について釈明しなければならない。釈明に不足がある場合、裁判所はその申立を却下する」と明確に規定している。しかしながら、法律条文にいう「重大な損害」及び「急迫の危険」は実際には法律の不確定概念に属するため、その正確な意味については、裁判所が個別の事件内容に基づき当事者間の利益を衡量し、具体的にこれを認定しなければならない。

麦奇数位股份公司(以下「麦奇数位」という)と科見文教資訊股份公司(以下「科見」という)はともに台湾において有名な英語教育機構であり、それぞれ生徒や客層を有していて言語教育市場ではどちらも大型企業に属している。そのうち、麦奇数位のTutorABCは、教室に来なくても自宅に居ながら講師との双方向レッスンを受けられることを売りとした有名なオンライン英語教育ブランドであり、図1のシリーズ商標を登録している。一方、科見はオンライン教育のビジネスを展開する過程で、図2のシリーズ商標を登録し、それをウェブサイトのページ及びソーシャルメディアで使用した。そのため、麦奇数位と科見はオンライン教育分野で直接競争関係が生じ、麦奇数位は七年前に科見に対して民事侵害訴訟を提起し、訴訟は現在も続いている。訴訟中に麦奇数位は科見の図2の商標に対する使用差し止めを求めて、仮の地位を定める仮処分を申立てた。知的財産裁判所が2018年1月に当該仮処分の申立を認める裁定を下したため、科見は当該裁決を不服として最高裁判所に抗告した。

知的財産裁判所は審理(本件の場合は差戻し審)の際、争いがある法律関係の存否、申立人の勝訴の可能性、補填することのできない申立人の損害及びその程度、相手方の損害、申立人の急迫な危険、双方の利益と公共の利益を衡量するなどの要素を順に審理して裁決を下した。

先ず、争いがある法律関係について、麦奇数位と科見との間には確かにそれが存在する。争いがある法律関係とは、持続性を有し且つ民事訴訟に適した対象に争い又は被侵害などの情況が生じることをいう。

次に、申立人の勝訴の可能性について、本件の申立人である麦奇数位は1審と2審のいずれも勝訴しており、また、科見の商標の取消に関する行政訴訟において、最高行政裁判所が科見の商標は麦奇数位の商標(図1)に類似すると認定したことから、麦奇数位が本件の商標権侵害及び妨害排除請求訴訟で将来勝訴となる可能性がある。

更に、申立人の損害とその程度について、知的財産裁判所は、「商標法の保護対象は長期使用と宣伝広告により蓄積された「グッドウィル(信用)」であり、商標の識別機能、出所表示機能、品質保証機能及び宣伝広告機能が破壊される又はその可能性がある場合、或いは消費者の意志決定に影響を及ぼし、又は消費者のグッドウィル(信用)に対する認識及び結びつきの関係に影響を及ぼす(即ち混同誤認の虞)場合、商標権者は損害を被ることになる。換言すると、科見が侵害標識を使用し続けた場合、麦奇数位が長期間、多額の資金及び広告投資を費やして確立したブランドの競争優位性に影響を与え、麦奇数位の「商標の識別力」、「ブランド価値/グッドウィル(信用)」は科見の使用によってその価値が低減するのは必至である。これら麦奇数位の被る無形の損害は、いずれも数値化し難く、事後に金銭で補填することができない。」と指摘した。

また、相手方の損害について、知的財産裁判所は、「科見は実際に麦奇数位の商標とは関係のない他の所有する商標を使用できることから、科見に対する仮処分は科見に重大な損害を与えることはない。」とし、また、急迫な危険については、「科見は図2の商標の登録取消審判で今後も当該被疑侵害標識を引き続き使用すると明言したことがある。これは、科見が当該被疑侵害標識を引き続き使用する可能性が極めて高いことを示しており、麦奇数位の図1の商標には確かに侵害を受ける急迫な危険がある。」と判断した。

最後に、利益衡量については、前述の分析のとおり、科見の持続使用による麦奇数位の損害は、科見の損害よりも大きい。しかも、混同誤認の虞もあり、これは公益に大きな影響を与える。したがって、知的財産裁判所は、麦奇数位の申立には理由があると判断して、科見の図2の標識の継続的使用を認めないとする仮処分の裁定を下した。

最高裁判所は抗告の審理において、「麦奇数位が本件の商標権侵害及び妨害排除請求訴訟で将来勝訴となる可能性があり、科見が侵害標識を使用し続けると、麦奇数位が時間、広告及び金銭を費やして確立したブランドの競争優位性に影響を与え、麦奇数位の「商標の識別力」、「ブランドの価値/グッドウィル(信用)」の価値が低減するのは必至であり、事後に金銭で補填できず且つ数値化できない重大な損害を被ることになる。科見が使用の継続を明言したため麦奇数位には侵害を受ける急迫な危険があり、また、科見が持続的に侵害標識を使用し続けると混同誤認を生じる虞があるため、公益に重大な影響を与える。」と強調した。最高裁判所は上述の要因を考慮した上で、科見の抗告には理由がないと判断して抗告棄却の裁定を下した。

本件の申立てにおいて、知的財産裁判所と最高裁判所が行った、民事訴訟法と知的財産案件審理法における「重大な損害」及び「急迫な危険」の要件に対する充分且つ完全な個別の事件分析は、今後、同様の商標事件における仮の地位を定める仮処分の申立に対しての参考になると思われる。

【出典:台湾知的財産局ウェブサイト】

国の経済法規の緩和に合わせ、国際的な規範の調整に対応し、審査の実務作業を完備化するために、各界から広く意見を募集して、「専利法一部条文」の改正草案を作成した。その改正のポイントは以下の通りである。

一、国際優先権の主張期間を徒過した場合の権利回復規定の追加

出願人は、同一創作について、故意ではなく、中華民国と優先権を相互承認する国家または世界貿易機関の加盟国において、最初に法律に基づき専利出願した日から12ヶ月(意匠の場合は6ヶ月)以内に、中華民国に専利出願しなかった場合、期間満了後2ヶ月以内に出願すれば、優先権を主張することができる。(改正条文第28条、第120条及び第142条)

二、登録査定後の分割の適用範囲及び期限の拡大

発明の特許出願は初審の登録査定後に分割出願できるとの現行の規定を、実用新案及び意匠にも適用し、さらに再審査で登録査定されたものにも適用するものとする。また、分割出願の期限を、登録査定後1ヶ月から3ヶ月に緩和する。同時に、このような分割は、原出願の明細書または図面に開示された発明で且つ登録査定された請求項とは異なる発明に限るものとする。違反した場合、専利を付与しない事由及び無効審判事由となることを明確に定める(改正条文第34条、第46条、第71条、第107条、第119条、第120条、第130条、第134条、第141条及び第142条)

三、発明の特許出願の実体審査請求の期限の緩和

出願人は、故意ではなく、発明の特許出願日から3年以内に実体審査を請求しなかった場合、3年の期間満了後2ヶ月以内に手数料を納付すれば、実体審査を請求することができる。(改正条文第38条)

四、専利出願の公開後または専利の公告後に、複製、公開送信及び翻訳できるという合法的な包袋資料の使用形態規定を新設。

専利データベースの構築が技術の流通を促進させる点を考慮して、検索用の専利データベースを構築するための場合、公開または公告された明細書、専利請求の範囲、要約及び図面を複製、公開送信または翻訳することができる規定を追加する。(改正条文第47条)

五、譲渡における実施許諾の不変原則の確立

専利の実施許諾契約は、登録後、専利が移転された場合でも、実施許諾契約は譲受人に対して、継続して存在することを明確に定める。(改正条文第62条)

六、無効審判の審査機能の向上

無効審判請求人が無効審判請求理由または証拠を補充提出できる期間、また期間を過ぎて提出したときは審酌しないとの法的効果、並びに関連規定として、無効審判事件の審理期間中に専利権者が請求できる訂正の制限と例外について規定する。(改正条文第73条、第74条、第77条)

七、実用新案の訂正請求期間を制限するとともに実体審査を採用

実用新案について訂正請求できる期間は、当該実用新案の無効審判事件の審理期間中で且つ法律に定める事情があるときと、実用新案の技術報告請求の受理中及び訴訟事件の係属中とすることを明確に定める。また実用新案の訂正請求の審査には実体審査を採用する。(改正条文第118条)。

八、意匠権の存続期間の延長

意匠権の存続期間を現行の12年から15年に延長することを明確に定める。(改正条文第135条)

九、専利包袋の保存期限を変更

現行では専利包袋の出願書類、明細書、請求の範囲、要約及び図面または図説は永久に保存しなければならないが、改正では、保存価値の有るものは永久保存にし、その他は30年以下で分類して一定期間保存する。(改正条文第143条)

十、その他の法的事項の整備

共有に係る専利出願権または専利権の持分が、強制執行などの理由により移転する場合、その他の共有者の同意を得る必要はない。共有者が専利出願権または専利権の持分を放棄する場合の処理。同日に同一発明または一発明一実用新案を出願した場合、関連処理原則を専利法レベルまで引き上げるなど。(改正条文第13条、第31条、第32条、第65条)

十一、移行期の適用条項の新設

新旧法律の移行期の適用規定を明確に定める。法律施行前に未査定、未審決の専利出願、無効審判、及び訂正案は、新法の適用を原則とし、登録査定後の分割の適用範囲及び期限の拡大、発明の特許出願の実体審査請求の期限の緩和、意匠権の存続期間の延長などの事項は、別途適用原則を定める。(改正条文第157条の2から第157条の7まで)