(Pubblicato su Diritto 24)

Tra produttori e importatori paralleli di dispositivi medici è in corso nell’Unione Europea un conflitto legale permanente, in cui le singole battaglie si vincono o perdono tutte nella zona al confine tra tutela del marchio (dei primi) e tutela della libertà di scambio nel mercato interno (dei secondi). Proprio per questo, la scarsa giurisprudenza italiana sulla materia è prodotta interamente dalle Sezioni specializzate in materia d’impresa, che hanno competenza esclusiva, tra l’altro, sulle questioni di proprietà intellettuale. A questo filone appartiene la recente ordinanza n. 30014/2014 della Sezione Specializzata del Tribunale di Milano, che rappresenta una vittoria per lo schieramento dei produttori.

L’ordinanza in commento, va detto subito, è stata emessa a seguito di reclamo contro un’ordinanza cautelare di primo grado che lo scrivente non ha potuto esaminare e, quindi, deve ricostruire per inferenza. I fatti essenziali, però, sembrano piuttosto semplici. Una multinazionale farmaceutica si era avveduta che un’azienda italiana stava importando da altri mercati europei il proprio prodotto One Touch Ultra, consistente in strisce reattive per la misurazione della glicemia, e commercializzandoli previo loro riconfezionamento; in particolare, l’importatore acquistava confezioni da 50 strisce e le riconfezionava per il mercato italiano in formati da 25 e 100 (incidentalmente, il prodotto One Touch Ultra è stato al centro di un caso piuttosto noto di importazione parallela di dispositivi medici deciso in Germania; tuttavia, per quanto consta a chi scrive, i fatti della causa tedesca erano diversi). Allegando che il riconfezionamento fosse lesivo dei propri diritti di marchio, la produttrice aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano contro l’importatore parallelo e un rivenditore al dettaglio (una farmacia milanese) il sequestro e l’inibitoria urgente del prodotto riconfezionato.

L’importatore parallelo e il rivenditore avevano immediatamente proposto reclamo, sostenendo nel merito la “necessità” del riconfezionamento e, sul piano processuale, la mancanza di urgenza tale da giustificare misure cautelari, giacché il prodotto era stato importato sin dall’anno precedente al ricorso.

Nel decidere sul reclamo, il Collegio milanese ha fatto ampio riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in tema d’importazione parallela di medicinali, richiamando espressamente le decisioni della Corte di Giustizia Europea nelle cause C-379/97 Upjohn e C-348/04 Boehringer. Ivi si stabilisce, in sintesi, che il titolare del marchio può invocare i propri diritti di marchio per opporsi alla vendita del prodotto d’importazione parallela riconfezionato, salvo che l’importatore dimostri la “necessità” del riconfezionamento; necessità che, però, è esclusa se il riconfezionamento è determinato esclusivamente da motivi di vantaggio commerciale.

Ebbene, nel caso di specie il Collegio, confermando il giudizio del giudice di primo grado, ha ritenuto che le reclamanti non avessero dimostrato l’obiettiva necessità del riconfezionamento al momento della commercializzazione del dispositivo in Italia. I giudici hanno osservato come, anzi, fosse pacifico tra le parti che su diversi mercati europei i medesimi prodotti fossero commercializzati anche nei formati da 25 e 100 strisce, che l’importatore parallelo avrebbe potuto acquistare ed importare senza necessità di riconfezionamento. Ne deriva, secondo il Collegio, che il riconfezionamento fosse stato dettato da meri motivi di vantaggio commerciale, incompatibili con la condizione di necessità.

Sul periculum in mora, il Tribunale ha osservato che il solo fatto del decorso di un certo periodo di tempo tra l’immissione del prodotto sul mercato e la proposizione del ricorso cautelare non comporta, di per sé, il venire meno del periculum, quando la violazione del diritto è attuale.

Il Collegio ha pertanto integralmente confermato l’ordinanza impugnata, rigettando il reclamo. Il giudizio ordinario di merito, tuttavia, potrebbe avere esito diverso.