Le choix d’une marque de commerce nécessite un exercice d’adresse et de créativité pour les entreprises et leurs experts marketing afin de capter l’attention des consommateurs. Cependant, une marque forte en termes de marketing ne sera pas nécessairement une marque forte d’un point de vue juridique. Voici un aide-mémoire non exhaustif de points à vérifier avant de choisir votre marque de commerce.

Ma marque de commerce a-t-elle une signification géographique?

Le nom d’un lieu géographique, sans aucune autre signification possible, est une marque de commerce faible en soi, à moins qu’elle ne soit devenue distinctive par son usage au Canada. Sans preuve du caractère distinctif, une marque de commerce ne peut être enregistrée si les produits ou services proviennent de l’emplacement géographique utilisé comme marque de commerce. Par exemple, un magasin de bagels basé à Montréal ne peut enregistrer la marque MONTRÉAL pour ses produits à moins de pouvoir prouver que son usage est devenu distinctif. Si les produits ou les services ne proviennent pas de l’emplacement géographique, la marque de commerce pourrait potentiellement être enregistrée si elle ne porte pas le grand public à croire que les produits proviennent de cet emplacement.

Ma marque de commerce fait-elle référence au nom d’une personne?

Il est possible d’enregistrer des noms inventés (la combinaison d’un prénom et d’un nom de famille ou d’un nom de famille seul) sauf s’il s’agit du nom d’une personne vivante ou décédée au cours des trente dernières années. Par exemple, le nom PAUL SMITH se trouve couramment dans les annuaires téléphoniques au Canada et n’est donc pas enregistrable en soi. Les prénoms peuvent par contre être enregistrés à condition qu’ils ne prêtent pas à confusion avec des demandes ou des enregistrements antérieurs de marque de commerce.

Ma marque de commerce fait-elle référence au nom des produits

Une marque de commerce qui correspond au nom des produits dans une autre langue ne peut être enregistrée au Canada. Par exemple, ZAPATOS ne peut pas être enregistrée au Canada en association avec des produits de chaussures puisque ce terme signifie « chaussure » en espagnol.

Ma marque de commerce fait-elle référence au caractère ou à la qualité des produits ou services?

Les marques de commerce qui décrivent clairement la qualité ou le caractère des produits ne sont pas enregistrables. Par exemple, la marque SUPERSET est clairement descriptive de la qualité des produits téléphoniques ; la marque THOR-O-MIX (lire « thorough mix ») n’est pas enregistrable en association avec des produits de ciment ou des produits similaires destinés à être mélangés. De même, les marques de commerce faussement descriptives ou trompeuses ne peuvent pas être enregistrées. Par exemple, une marque laissant croire aux consommateurs que le produit contient certains matériaux qui sont en fait absents n’est pas enregistrable. Il en va de même pour les marques qui décrivent les conditions de production, par exemple OVENCRAFT, pour les produits cuits au four. Seules les marques de commerce suggestives peuvent être enregistrées. GRO-PUP pour les aliments pour animaux ou WATERWOOL pour les vêtements représentent des exemples de marques de commerce qui ont été considérées comme suggestives, et non descriptives, des produits.

N’oubliez pas que même si votre proposition de marque de commerce répond aux critères non exhaustifs ci-dessus, il reste un élément crucial à vérifier : ma marque est-elle similaire au point de porter à confusion avec une demande ou un enregistrement antérieur? Pour éviter de rencontrer des problèmes, y compris d’éventuelles revendications juridiques, une recherche de disponibilité effectuée sur le registre canadien des marques de commerce ainsi que sur le marché canadien est essentielle avant de demander l’enregistrement d’une marque de commerce ou d’utiliser la marque de commerce au Canada.