En droit canadien des brevets, quelle est la définition du concept d’utilité, qui constitue l’une des conditions de base de la brevetabilité d’une invention? Le 30 juin 2017, dans l’affaire AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. (l’« affaire AstraZeneca »), la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a conclu que le critère de l’utilité est peu exigeant et que la moindre parcelle d’utilité suffit. En fait, un critère plus exigeant serait non seulement trop contraignant, mais incompatible avec la Loi sur les brevets et contraire au pacte sur lequel est fondé le droit des brevets.

LA PROMESSE COMME PARTIE INTÉGRANTE DU PACTE

Pour qu’une invention soit brevetée, la loi exige qu’elle soit, notamment, nouvelle, utile et non évidente. Le brevet d’une invention « nouvelle » qui est utile et non évidente devrait-il être invalidé lorsque la demande de brevet et le brevet qui en a résulté comportent une déclaration superflue sur un degré précis d’utilité qui n’était pas atteint au moment où la demande a été déposée?

La théorie du pacte relative au droit des brevets repose sur l’obtention par un demandeur du monopole sur une invention pendant une période déterminée en contrepartie de la divulgation de l’invention en vue d’en faire profiter la société. Au cours des dernières années, l’exposé de l’utilité contenu dans un brevet était considéré comme une « promesse » faisant partie intégrante du pacte. Si la promesse s’étendait au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement compris comme un avantage espéré au moment du dépôt de la demande de brevet, cette dernière était jugée invalide pour absence d’utilité. Ce n’est plus le cas maintenant.

Dans son arrêt unanime portant sur l’affaire AstraZeneca, la CSC a déclaré que la « doctrine de la promesse » n’était pas fondée. Ce faisant, la CSC a annulé la jurisprudence constituée sur de nombreuses années et a harmonisé davantage la condition d’utilité avec celle de la plupart des pays industrialisés.

DOCTRINE DE LA PROMESSE

La condition selon laquelle une invention doit être utile s’inscrit dans la définition d’« invention » prévue dans la Loi sur les brevets (la « loi »). Or, de quelle façon cette utilité est-elle évaluée?

Dans un arrêt rendu en 1981, plutôt que de définir l’utilité, la CSC a défini ce que l’utilité n’était pas. La CSC a déclaré qu’il y a absence d’utilité si « l’invention ne fonctionnera pas, dans le sens qu’elle ne produira rien du tout ou, dans un sens plus général, qu’elle ne fera pas ce que le mémoire descriptif [du brevet] prédit qu’elle fera. » C’est la dernière partie de cette déclaration qui a donné naissance à la doctrine de la promesse.

Au fil des ans, la Cour fédérale du Canada a interprété et mis en application le libellé ci-dessus comme si une déclaration incluse dans un brevet qui porte sur un avantage, selon l’effet que l’invention aura ou n’aura pas, est une promesse. « L’utilité se [mesurait] à l’aune de la promesse du brevet » et celle-ci devait être démontrée de façon précise ou valablement prédite au moment du dépôt de la demande. Au Canada, contrairement à certains pays, il est interdit d’ajouter de nouveaux éléments après la date de dépôt de la demande de brevet. De plus, si une demande de brevet comportait plusieurs promesses, chacune d’elles devait indépendamment satisfaire à la condition d’utilité.

CONTEXTE

Dans l’affaire susmentionnée, Apotex cherchait à faire invalider le brevet d’AstraZeneca visant l’ésoméprazole, un médicament vendu sous la marque NEXIUM, qui a connu un succès commercial et a démontré son efficacité. Le médicament contient des sels provenant de l’une des deux molécules qui sont l’image miroir l’une de l’autre (énantiomères) et qui composaient l’ancienne substance connue : l’oméprazole. Les deux médicaments sont utilisés pour réduire la quantité d’acide sécrétée dans l’estomac et traiter les reflux gastriques, ainsi que d’autres états pathologiques apparentés, à la différence que la molécule unique s’est avérée plus efficace que la combinaison des deux molécules.

Apotex a obtenu gain de cause au procès en faisant valoir que le brevet d’AstraZeneca comportait une promesse d’utilité qui allait au-delà de l’« avantage espéré ». En particulier, selon l’interprétation de cette promesse, le nouveau médicament était plus efficace que l’ancien et entraînait une moins grande variation de réaction chez les patients.

L’ésoméprazole a procuré un profil thérapeutique amélioré, ce qui s’est traduit par une variation interindividuelle moins importante. Toutefois, AstraZeneca ne le savait pas précisément au moment du dépôt de la demande, et elle l’a constaté pendant des essais cliniques par la suite. Le tribunal de première instance a donc conclu, selon une « interprétation téléologique », que le brevet dans son ensemble n’exposait pas une raison suffisante pour prédire valablement ce résultat à la date de dépôt. Par conséquent, le brevet a été jugé invalide pour absence d’utilité. Cette décision a été confirmée en appel.

L’issue de l’affaire AstraZeneca s’expliquait en partie par le fait que le brevet constituait un « cas d’utilisation nouvelle » puisque la molécule d’ésoméprazole était déjà connue auparavant et que l’invention était fondée sur une nouvelle utilisation (ou une utilisation améliorée). Un brevet relatif à une utilisation nouvelle est assujetti à une exigence de divulgation accrue afin d’éviter qu’un demandeur fasse une promesse non vérifiée en vue d’obtenir le monopole sur une invention qui, n’eût été la promesse, ferait partie du domaine public. Fait important, même si, en vertu de cette norme, aucune promesse n’avait été faite dans le mémoire descriptif, la « moindre parcelle » d’utilité aurait suffi pour valider le brevet.

NOUVEAU CRITÈRE DE L’UTILITÉ

Dans le cadre du pourvoi, la CSC s’est demandé si une invention brevetée qui comporte une déclaration pouvant être interprétée comme une promesse devait remplir cette promesse au moment du dépôt de la demande de brevet.

En ce qui a trait à la doctrine de la promesse, il semblerait que le plus grand obstacle auquel s’est butée la CSC était le fait que la promesse pouvait se trouver n’importe où dans les revendications ou dans la description du brevet, alors que seules les revendications étaient analysées traditionnellement aux fins des autres conditions de brevetabilité et que la description était seulement prise en considération lorsque les revendications étaient ambiguës. La CSC a conclu que la loi n’indique aucunement qu’il faut examiner la description aux fins de la satisfaction à la condition d’utilité, car cela aurait pour effet de confondre deux conditions distinctes (utilité et divulgation).

La CSC a aboli la doctrine de la promesse et l’a remplacée par un autre critère de l’utilité simplifié selon lequel il s’agit de déterminer :

  • l’objet de l’invention, tel que les revendications le définissent;
  • si l’objet de l’invention peut donner un résultat concret.

La CSC a noté que tout degré d’utilité relatif à l’objet de l’invention satisfait à cette condition.

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT?

La seule mention d’utilité dans la loi se trouve dans la définition du mot « invention ». La portée de doctrine de la promesse semble être allée beaucoup plus loin que la condition d’utilité. À mesure que cette doctrine s’est imposée, de nombreux brevets pour des médicaments ont été invalidés pour absence d’utilité, malgré le succès commercial de ces médicaments.

Les coûts découlant de la doctrine de la promesse ont été considérables pour l’industrie pharmaceutique innovatrice. Par exemple, l’application de la doctrine de la promesse ayant mené à l’invalidation de deux brevets d’Eli Lilly, cette société a présenté une réclamation de 500 M$ CA contre le gouvernement du Canada, dans laquelle elle soutenait que la doctrine violait les normes en matière de propriété intellectuelle prévues par l’Accord de libre-échange nord-américain (l’« ALENA »). Bien que cette contestation de la doctrine de la promesse aux termes de l’ALENA ait échoué, cette affaire permet d’envisager le grand retentissement que la décision de la CSC devrait avoir pour les brevetés.