In data 17 maggio 2018 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-642/16, Junek Europ-Vertrieb, sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte dal Bundesgerichtshof (Corte Federale di Giustizia, Germania) ha avuto origine da una controversia tra l’impresa Junek Europ-Vertrieb GmbH (“Junek”), importatore parallelo di prodotti sanitari ad uso medico e medicale, e l’impresa Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG (“Lohmann & Rauscher”), fabbricante di tali prodotti, importati parallelamente e commercializzati in Germania dalla Junek, dopo essere state sottoposti a rietichettatura.

La Lohmann & Rauscher è titolare del marchio europeo Debrisoft n. 8852279, registrato il 22 giugno 2010, per “prodotti sanitari ad uso medico”, “cerotti” e “medicazioni”. In particolare, essa fabbrica e commercializza il prodotto “Debrisoft per débridement, STERILE, 10x10 cm, 5 pezzi”, ossia garze utilizzate per il trattamento superficiale delle ferite. La Junek ha sede in Austria e distribuisce in Germania, tramite il canale parallelo, prodotti sanitari per uso medico e medicazioni fabbricati dalla Lohmann & Rauscher ed esportati in Austria.

Nel maggio 2012, la Lohmann & Rauscher aveva rilevato che la Junek aveva apposto, prima della vendita alle farmacie, un’etichetta aggiuntiva alla confezione del prodotto “Debrisoft per débridement, STERILE, 10x10 cm, 5 pezzi”, altresì modificandone l’imballaggio. Tale etichetta riportava la denominazione dell’impresa importatrice, la sua sede ed il suo recapito telefonico, un codice a barre nonché un numero di identificazione farmacologica centrale. Inoltre, l’etichetta era apposta su una parte non stampata della confezione e non nascondeva il marchio della Lohmann & Rauscher. Poiché la Junek non aveva provveduto ad informare preventivamente la Lohmann & Rauscher della reimportazione del prodotto e non le aveva sottoposto preventivamente un imballaggio del prodotto modificato con l’apposizione dell’etichetta controversa, la Lohmann & Rauscher aveva ritenuto che la condotta della Junek costituisse una contraffazione del marchio Debrisoft di cui è titolare e si era pertanto rivolta al Landgericht Düsseldorf (Tribunale Regionale di Düsseldorf) per sentir inibire alla Junek di utilizzare in commercio, senza il suo consenso, il marchio in questione, con condanna a richiamare, ritirare dal mercato e distruggere i prodotti controversi. Sia il Landgericht Düsseldorf, sia, in appello, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’Appello di Düsseldorf) si erano pronunciati in favore della Lohmann & Rauscher. La Junek aveva quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (di seguito, il “giudice del rinvio”).

Nutrendo dubbi sull’applicabilità all’importazione parallela di dispositivi medici dei principi sviluppati dalla Corte di Giustizia in materia d’importazione parallela di medicinali2, secondo cui la previa informazione e la messa a disposizione, su richiesta del titolare del marchio, di uno specimen dell’imballaggio costituiscono la condizione affinché si verifichi l’esaurimento del diritto conferito dal marchio3, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se, in sostanza, l’articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio possa opporsi alla successiva commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, di un dispositivo medico nel proprio imballaggio esterno ed interno d’origine, laddove l’importatore vi abbia apposto un’etichetta aggiuntiva, come quella oggetto del procedimento principale e, in particolare, se i principi sviluppati dalla Corte nelle sentenze Bristol-Myers Squibb e a.4 e Boehringer Ingelheim e a.5 siano trasponibili all’importazione parallela di dispositivi medici6.

Richiamando la propria giurisprudenza in materia di importazione parallela di medicinali, la Corte di Giustizia ha ribadito che l’oggetto specifico del marchio è quello di assicurare la garanzia di provenienza del prodotto che ne è contraddistinto e, pertanto, un riconfezionamento del prodotto stesso operato da un terzo senza l’autorizzazione del titolare può creare rischi per detta garanzia di provenienza7, aggiungendo che è il riconfezionamento dei prodotti marcati che, di per sé, pregiudica l’oggetto specifico del marchio, senza necessità di valutare quali siano gli effetti concreti del riconfezionamento operato dall’importatore parallelo8. Peraltro, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento n. 207/2009, l’opposizione del titolare del marchio alla commercializzazione di medicinali riconfezionati, poiché costituisce una deroga alla libera circolazione delle merci, non può essere ammessa qualora l’esercizio di tale diritto costituisca una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati Membri ai sensi dell’articolo 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)9. La Corte ha sviluppato taluni principi relativi alla limitazione dell’esaurimento del diritto conferito dal marchio nell’ambito dell’importazione parallela di medicinali, in base ai quali il titolare del marchio può legittimamente opporsi all’ulteriore commercializzazione in uno Stato Membro di un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato Membro qualora l’importatore abbia riconfezionato il prodotto medesimo riapponendovi il proprio marchio, salvo che: (i) sia provato che l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare per opporsi alla commercializzazione dei prodotti riconfezionati contribuisca a compartimentare artificiosamente i mercati degli Stati Membri; (ii) sia provato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione; (iii) siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l’autore del riconfezionamento del prodotto ed il nome del fabbricante; (iv) la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; in tal senso, il riconfezionamento non dev’essere difettoso, di cattiva qualità o grossolano; (v) l’importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne abbia informato il titolare del marchio fornendogli, su sua richiesta, un campione10.

La Corte ha altresì chiarito la nozione di “riconfezionamento”, specificando che essa include la rietichettatura dei medicinali marcati11. Secondo la Corte, tuttavia, l’apposizione di un’etichetta di dimensioni ridotte che non nasconde il marchio del fabbricante e che indica l’importatore parallelo quale responsabile dell’immissione sul mercato unitamente alle relative coordinate non può essere considerata un riconfezionamento12. Un’etichetta di tal genere non pregiudica l’obiettivo specifico del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale la provenienza del prodotto contraddistinto. Di conseguenza, l’apposizione, da parte della Junek, di un’etichetta aggiuntiva, del genere di quella oggetto del procedimento principale, sull’imballaggio d’origine del dispositivo medico, senza apertura del medesimo, non costituisce un legittimo motivo che giustifichi l’opposizione del titolare all’ulteriore commercializzazione del dispositivo, rientrando tra i casi di esaurimento del diritto del marchio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento n. 207/2009.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha risposto alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof nel modo seguente:

“... L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi all’ulteriore commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, di un dispositivo medico nel suo imballaggio esterno ed interno d’origine laddove sia stata apposta, da parte dell’importatore, un’etichetta aggiuntiva, del genere di quella oggetto del procedimento principale, la quale, alla luce del suo contenuto, della sua funzione, delle sue dimensioni, della sua presentazione e della sua collocazione non presenti rischi per la garanzia di provenienza del dispositivo medico munito del marchio....”.