На основе судебной практики мы подготовили обзор условий лицензионных договоров, на которые следует обращать внимание при составлении текста договора. Знаковых споров по лицензионным договорам в IT в Украине совсем мало, поэтому приводим примеры из других индустрий, которые будут актуальны при предоставлении лицензий.

Производная компьютерная программа – это самостоятельное произведение

Разработчики программного обеспечения – физические лица предоставили юридическому лицу исключительную лицензию на использование такого программного обеспечения на основании Авторского договора с правом переработки и создания производных произведений.

В течение срока действия договора юридическое лицо привлекало также и других разработчиков, создавало новые версии программного обеспечения и продавало их пользователям.

В 2012 году лицензиары расторгли Авторский договор в судебном порядке на основании неуплаты авторского вознаграждения (дело № 2-5656/11). После этого разработчики обратились с иском к юридическому лицу, в котором требовали признать их соавторами программного обеспечения и обязать юридическое лицо прекратить нарушение их прав (дело № 2609/17205/12).

Однако договорные отношения, существовавшие между сторонами в период действия Авторского договора, были действительны, а значит авторское право на все производные произведения, созданные юридическим лицом с использованием программного обеспечения истцов, принадлежит ответчику, поскольку в договоре иного не определено. Следовательно, юридическое лицо имеет право беспрепятственно их использовать.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска, поскольку ответчик правомерно использовал программное обеспечение на момент рассмотрения дела.

Использование функционала программного обеспечения

Предприятие-ответчик по согласию физического лица – автора программного обеспечения осуществляло реализацию электрооборудования с установленным программным обеспечением истцу (дело № 904/7767/16).

Как установили суды, автор принимал участие в налаживании работы программы на конкретном оборудовании. Позднее автор заключил с истцом лицензионный договор, по которому предоставил право на использование программного обеспечения путем коммерческой продажи и тиражирования экземпляров, а также право запрещать другим использование программного обеспечения.

Истец обратился с иском о нарушении лицензионного договора к ответчику, в распоряжении которого находилось электрооборудование с установленным на него программным обеспечением. Все судебные инстанции единогласно поддержали позицию, что использование оборудования, на которое установлено программное обеспечение по согласию автора, по функциональному назначению не составляет нарушение лицензионного договора, а поэтому истцу отказано в удовлетворении иска.

Лицензионные соглашения в публичном секторе

При заключении лицензионных договоров с органами государственного управления или предприятиями государственной собственности следует учитывать наличие специального регулирования.

В деле № 910/15772/14 истец-лицензиар требовал взыскания задолженности по лицензионному договору. Ответчик настаивал на том, что в отношении предоставления услуг по технической поддержке программного обеспечения не была проведена процедура публичных закупок.

Впрочем, суды пришли к выводу, что задолженность действительная и установлена на основании лицензионного договора, поскольку условия о предоставлении услуг по технической поддержке программного обеспечения, их стоимости согласованы сторонами при заключении лицензионного договора.

Дополнительно факт предоставления услуг лицензиаром подтверждается актами, поэтому иск был удовлетворен судом первой инстанции, решение которого оставлено в силе апелляционным и кассационным судами.

Зависит ли лицензионный платеж от использования торговой марки?

Плата за использование произведения, торговой марки или изобретения может быть единоразовой или определяться периодическими платежами (роялти), может зависеть от использования или быть безусловной.

В споре между владельцем торговой марки и лицензиатом был согласован фиксированный размер вознаграждения за один месяц первого года использования, а за один месяц 2-го, 3-го годов вознаграждение определялось процентом от стоимости реализованной продукции, но не меньше установленной суммы (дело № 911/416/15).

Суд первой инстанции удовлетворил требования правообладателя о взыскании долга по уплате роялти и штрафных санкций за 3 года, однако допустил ошибку в расчетах.

Суд апелляционной инстанции указал, что поскольку истец (правообладатель) не предоставил доказательства использования торговой марки в течение 2-го и 3-го годов и не выполнил условия о предоставлении технической документации лицензиату (на основании отдельного соглашения), требования о взыскании роялти за данный период являются безосновательными.

Решение апелляции поддержал Высший хозяйственный суд Украины. Однако суды не учли, что минимальная сумма роялти, определенная как платеж за 1 месяц использования знака в течение 2-го и 3-го годов, не ставилась в зависимость от использования знака. Стороны согласовали право на получение фиксированной суммы безусловно к использованию знака.

Фиксированные платежи призваны защитить правообладателя от недобросовестного поведения лицензиата, гарантируя получение определенной суммы независимо от количества проданных копий, изготовленных и реализованных товаров и т. п.

Когда возникает обязанность по уплате роялти?

Правообладатель предоставил неисключительную лицензию на использование торговой марки на условиях уплаты роялти ежеквартально в форме отчислений от каждой единицы реализованной продукции, обозначенной соответствующей торговой маркой. Факт реализации продукции стороны подтверждали актом.

Суд указал, что существование первичных документов является надлежащим доказательством реализации продукции при условии отсутствия акта, подписанного сторонами (дело № 20/95-58/599).

Аргументы лицензиара относительно неполучения оплаты от контрагента, которому был поставлен товар, а значит отсутствие фактической реализации, отклонены судом, поскольку условия договора поставки с третьим лицом не могут препятствовать выполнению лицензионного договора. Выводы суда первой инстанции подтвердила апелляционная инстанция.

Вместо того Высший хозяйственный суд Украины вернул дело на новое рассмотрение в связи с несоблюдением норм процесса.

Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью. В апелляции коллегия судей указала, что механизм начисления роялти предусматривает, что сумма лицензионного платежа будет высчитана из дохода, который получает лицензиат от фактической продажи продукции.

Суд принял новое решение по делу, удовлетворив требования частично, согласно сумме средств, внесенной контрагентом лицензиара на выполнение договора поставки. Высший хозяйственный суд согласился с выводами апелляционной инстанции.

ВЫВОД:

Момент, когда продукция считается реализованной (с момента передачи товара или с момента получения оплаты), необходимо четко определять в договоре.

В первом деле, о котором мы рассказали, стоимость ошибки при выборе способа защиты и заключении лицензионного договора равнялась появлению полноценного конкурента, поэтому следует заранее побеспокоиться о том, чтобы лицензионный договор был составлен надлежащим образом, как и о способах защиты в случае возникновения конфликта.

Опубликовано: "Юрист и Закон", №14, 13.04.2018 – 19.04.2018