Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gehört trotz seiner Normierung im Jahr 2004 nach wie vor zu den umstrittensten Bereichen des Lauterkeitsrechts. Insbesondere hinsichtlich Schutzvoraussetzungen und -umfang ist die instanzgerichtliche Rechtsprechung noch uneins. Der BGH hat dies in der Entscheidung Bodendübel (Urteil vom 15.12.2016, I ZR 197/15) zum Anlass genommen, das Verhältnis sowohl zum Patent- als auch zum Markenrecht zu beleuchten und erneut die Selbständigkeit des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes zu betonen.

1. Hintergrund

Der nachgeahmte Bodendübel ist ein Bauteil, mit dessen Hilfe beispielsweise Pflöcke, Pfosten oder sonstige Bauelemente im Erdboden verankert werden können:

Der Bodendübel der Klägerin war bis ins Jahr 2006 patentrechtlich geschützt; der Schutz als 3D-Gemeinschaftsmarke wurde 2013 für nichtig erklärt, da der Bodendübel hauptsächlich aus technischen Elementen bestehe, die dem Schutz der 3D-Marke nicht zugänglich seien. Die Beklagte hatte den Bodendübel in nahezu baugleicher Weise nachgeahmt und hierbei einzig die Bohrungen auf der Oberseite des Dübels sowie die eingefaltete Spitze des Schafts leicht verändert.

2. Schutzbereich – Abgrenzung zum Patentrecht

Das Berufungsgericht hatte dem Dübel der Klägerin zunächst weder einen Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster noch als wettbewerbsrechtlich schutzfähige Leistung zuerkannt. Die Beklagte habe in erster Linie die technisch-funktionalen – vormals patentgeschützten – Gestaltungselemente des Dübels nachgeahmt. Diese könnten die wettbewerbliche Eigenart aber nicht begründen, denn sie müssten nach Ablauf der Schutzfrist als gemeinfreie technische Lösungen auch von Dritten verwertet werden dürfen. Die gewählte Gestaltung entspräche der bevorzugten Ausführung des Patents und hätte deshalb die Vermutung der technischen Erforderlichkeit für sich. Nach Ansicht des Berufungsgerichts entfaltet der Ablauf der patentrechtlichen Schutzfrist also eine „negative Sperrwirkung“, die den wettbewerbsrechtlichen Schutz im Hinblick auf die ehemals patentierten Merkmale eines Erzeugnisses als subsidiär verdrängt.

Der BGH hat diese Einschätzung des Berufungsgerichts nicht geteilt und die wettbewerbliche Eigenart des Bodendübels bejaht. Alle Merkmale – also auch ehemals patentgeschützte Merkmale – eines Erzeugnisses könnten dessen wettbewerbliche Eigenart begründen, wenn sie geeignet seien, auf seine betriebliche Herkunft oder auf seine Besonderheiten hinzuweisen. Vom Schutzbereich ausgeschlossen seien nur technisch notwendige Merkmale, d.h. solche, die für die Herbeiführung des technischen Zwecks zwingend erforderlich sind. Nach Ansicht des BGH ist die Prüfung der wettbewerbsrechtlichen Eigenart also ohne Rücksicht auf den vormaligen Patentschutz vorzunehmen. Dies führe nicht zu einer (unerwünschten) Verlängerung des während des Patentschutzes bestehenden Verwertungsmonopols. Denn der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz vor Nachahmungen greife nur bei Hinzutreten besonderer Umstände (vermeidbare betriebliche Herkunftstäuschung oder unangemessene Rufausnutzung) und sei daher unabhängig von den Sonderschutzrechten zu bewerten. Die beiden Schutzregime stünden damit in freier Konkurrenz zueinander.

3. Schutzumfang – Abgrenzung zum Markenrecht

Der BGH stellt weiter klar, dass die Einbeziehung technisch bedingter Gestaltungsmerkmale bei der Prüfung der wettbewerblichen Eigenart auch nicht zu einem Widerspruch zu den strengen Anforderungen führt, die an den Markenschutz für 3D-Marken bzw. Warenformmarken gestellt werden. Zwar sei der Schutzumfang des Markenrechts im Hinblick auf technische Gestaltungen eines Produkts enger als jener des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes. Denn in der Rechtsprechung zu 3D-Marken sei anerkannt, dass nicht nur technisch notwendige, sondern auch technisch bedingte Merkmale einer Warenform zur Begründung des Markenschutzes ungeeignet sind. Dadurch solle verhindert werden, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht ein zeitlich unbegrenztes Monopol für technische Lösungen und Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird, das nach dem System der gewerblichen Schutzrechte nur für eine begrenzte Dauer notwendig sei (vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. e Ziff. 2 Marken-VO). Dies führe jedoch nicht zu einem Wertungswiderspruch, sondern rechtfertige sich aufgrund der andersartigen Zielsetzung und Voraussetzungen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes. Dieser sehe keinen allgemeinen Nachahmungsschutz einer technisch bedingten Produktgestaltung vor, sondern diene der Absicherung eines konkreten Leistungsergebnisses vor Nachahmungen, die im Einzelfall aufgrund eines unlauteren Verhaltens des Mitbewerbers zu missbilligen seien.

Nach Auffassung des BGH können im Streitfall auf der Grundlage der bisher vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen auch die weiteren Voraussetzungen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes – Nachahmung, vermeidbare Herkunftstäuschung, Rufausnutzung – nicht verneint werden. Das Berufungsgericht habe daher die notwendigen Feststellungen im wiedereröffneten Berufungsverfahren nachzuholen.

4. Praxistipp

Der BGH hat mit erfreulicher Klarheit festgestellt, dass von einer freien Konkurrenz der verschiedenen Schutzregime auszugehen ist und hat somit den selbständigen Anwendungsbereich des wettbewerblichen Leistungsschutzes gestärkt.

Hieraus folgt einerseits, dass der Ablauf des patentrechtlichen Schutzes nicht den zwingenden Schluss zulässt, dass eine technische Lösung als gemeinfrei anzusehen ist und Nachahmungen gefahrlos verwertet werden können. Eine Prüfung der Marktumgebung im Einzelfall ist stets angezeigt. Umgekehrt können Rechteinhaber auch nach ihrer exklusiven Verwertungsfrist ergänzenden Leistungsschutz geltend machen und auf einen Schutz ihrer Produkte gegen unlautere Herkunftstäuschung bzw. Rufausnutzung ihrer Wettbewerber hoffen.