EuGH: Fehlende Unterscheidungskraft der Birkenstocksohle (Urteil vom 13.09.2018 – C-26/17 P)

Das EuG hatte zunächst unter Anwendung der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Bestimmung der Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken („3D-Marken“), die Unterscheidungskraft der das Sohlenmuster der bekannten Birkenstockschuhe wie folgt abbildenden Marke verneint:

Der EuGH bestätigte nun die Entscheidung des EuG und stellte klar, dass seine Rechtsprechung auch für Bildmarken gelte, die aus der zweidimensionalen Darstellung der Ware oder aus einem Oberflächenmuster bestehe. Dabei sei entscheidend, ob das angemeldete Zeichen mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware verschmelze. Hierbei wiederum sei auf die möglichen Verwendungsformen des Zeichens abzustellen, nicht bloß die wahrscheinlichste. Besteht ein Zeichen aus einer sich wiederholenden Sequenz, bestehe die Wahrscheinlichkeit, dass es als Oberflächenmuster verwendet werde.

EuG: Auf den Kopf gestellt - Im Rahmen der Prüfung der Zeichenähnlichkeit sind die Marken in ihrer eingetragenen Form zu bewerten (Urteil vom 19.9.2018 – T-623/16 – MAIN AUTO WHEELS)

Gegenstand des Widerspruchsverfahrens vor dem EUIPO sind die bekannten VW-Bildmarken der Volkswagen AG einerseits sowie die wie folgt abgebildete Anmeldung der Wort/-Bildmarke:

Das EuG wies das Argument von VW zurück, dass der Bildbestandteil der jüngeren Marke zumindest nach einer 180°-Drehung den VW-Bildmarken ähnlich sei. Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr komme es nicht auf den Vergleich der Zeichen nach einer Drehung an, sondern ausschließlich auf die Form in der Registereintragung. Das BPatG hatte im Jahr 2000 in einer Entscheidung zur Marke „Stihl“ noch anders entschieden und die dort streitigen Marken auch nach einer Drehung der Ähnlichkeitsprüfung unterzogen. Das Verfahren ist nunmehr beim EuGH anhängig, sodass diese Frage höchstrichterlich geklärt werden wird.

EuG: Zur Verwechslungsgefahr zwischen „Äpfeln“ (Urteil vom 13.9.2018 – T-104/17)

Diesem im Ergebnis durchaus überraschenden Urteil liegt ein Widerspruch von Apple gegen die Eintragung einer Wort-/Bildmarke zugrunde, den Apple sowohl auf die Wortmarke „Apple“ als auch auf die „Apple“-Bildmarke stützte, sodass sich die folgenden Zeichen gegenüberstanden:

bzw. APPLE

Unstreitig begehrten beide Marken Schutz in denselben Nizza-Klassen für identische Waren und Dienstleistungen. Nach Ansicht des EuG bestehe zwischen der älteren Bildmarke und der Markenanmeldung Verwechslungsgefahr aufgrund bestehender bildlicher und begrifflicher Ähnlichkeit. Denn die stilisierte Frucht im Kombinationszeichen sei eindeutig als Silhouette eines halben Apfels zu identifizieren und könne nicht mit anderen Früchten verwechselt werden. Auch werde die stilisierte Frucht vom Verkehr nicht als „C“ verstanden, sodass die angemeldete Marke auch nicht als „CAPO“ wahrgenommen werde. Unerheblich sei, dass die bildliche Ausgestaltung voneinander abweiche, da beide Zeichen übereinstimmend einen Apfel darstellten. Zudem bestehe auch zwischen der älteren Wortmarke APPLE und der Markenanmeldung eine begriffliche sowie phonetische Ähnlichkeit; Letztere, da bei einer Betonung der Anfangssilbe des jüngeren Zeichen s „ap“ eine Übereinstimmung mit der ersten Silbe von „Ap-ple“ nicht ausgeschlossen werden könne.

BGH: EuGH-Vorlage zur Frage der Bestimmung der Unterscheidungskraft bei mehreren Verwendungsmöglichkeiten eines Zeichens (Beschluss vom 21.06.2018 – I ZB 61/17 – #darferdas?)

Der BGH hat dem EuGH die Frage vorgelegt, ob ein Zeichen Unterscheidungskraft hat, wenn zwar die wahrscheinliste Form der Verwendung nicht als Herkunftshinweis dient, es jedoch weitere praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden. Die streitige Markenanmeldung „#darferdas?“ ist vom DPMA und BPatG wegen fehlender Unterscheidungskraft für die angemeldeten Bekleidungsstücke zurückgewiesen worden. Maßgeblich sei die wahrscheinlichste Verwendungsform und dies sei hier, ähnlich wie bei „Fun-Sprüchen“, der Aufdruck auf T-Shirts, Mützen oder ähnlicher Bekleidung. Der Verkehr verstünde die Zeichenfolge dabei als „Botschaft nach außen“ und damit als Gestaltungsmittel und nicht als Herkunftshinweis. Aus Sicht des BGH ist aber klärungsbedürftig, ob es für die Unterscheidungskraft tatsächlich nur auf die wahrscheinlichste Form der Verwendung ankommt oder, ob auch andere praktisch bedeutsame Formen – hier insbesondere die Verwendung auf dem Etikett der Bekleidungsstücke – berücksichtigt werden müssen. Die Antwort des EuGH erwarten wir mit Spannung.

BGH: Refill gefällig!? - Das Nachfüllen eines mit einer Marke gekennzeichneten Behältnisses mit Waren eines anderen Herstellers kann eine Markenverletzung begründen (Urteil vom 17.10.2018 – I ZR 136/17 – Tork)

Wird ein mit einer Marke des Originalherstellers gekennzeichnetes wiederfüllbares Behältnis (hier ein Papierhandtuchspender) mit Waren eines anderen Herstellers nachgefüllt so kann darin eine Markenverletzung liegen, wenn der Verkehr die Marke auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Inhalts versteht. Zu berücksichtigen ist dabei, ob es für den Verkehr üblich ist, dass das Behältnis mit Waren anderer Hersteller nachgefüllt wird. Auch kann entscheidend sein, ob die Nachfüllware selbst ein bei Benutzung der Ware erkennbares Kennzeichen trägt. Da das OLG München hierzu nicht alle relevanten Tatsachen festgestellt hat, hat der BGH das Verfahren zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen.

OLG Frankfurt a.M.: Die Anmeldung eines Zeichens, dessen Markenschutz zuvor ausgelaufen ist, ist grundsätzlich nicht missbräuchlich, wenn das Zeichen von dem Anmelder selbst bereits über längere Zeit benutzt worden ist (Urteil vom 03.05.2018 – 6 U 89/17)

Die bloße Kenntnis von der Nutzung des Kennzeichens für gleiche Waren durch Dritte allein, reiche nicht zur Begründung einer Unlauterkeit der Anmeldung aus. Es müssten Umstände hinzutreten, die die Anmeldung als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Dies könne der Fall sein, wenn der Anmelder das Zeichen in Kenntnis der Benutzung durch Dritte mit dem Ziel oder in der Absicht anmeldet, für diese den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Eine solche Behinderungsabsicht könne jedenfalls bei einer Anmeldung, die erst 5 Jahre nach Ablauf des ursprünglichen Markenschutzes erfolgt, nicht angenommen werden.

Im konkreten Fall bejahte das OLG zudem die markenmäßige Verwendung der Zeichen „MK3“, „MK-8“ und „MK-9“ auf den Produkten (Pfeffersprays) sowie in Angeboten im Internet und wies dabei das Argument zurück, der angesprochene Verkehr verstehe das Zeichen nur als Angabe der Gebindegröße (hier: „MK-“).

OLG Frankfurt a.M.: Werbung nur mit positiven Teil-Testergebnissen eines Erzeugnisses ist irreführend (Urteil vom 20.09.2018 – 6 U 127/17)

Wirbt ein Anbieter mit den Testergebnissen seines Erzeugnisses der Stiftung Warentest, so hat er auch auf das Gesamtergebnis hinzuweisen und darf sich nicht nur die positiven Teilergebnisse herausgreifen. Im konkreten Fall führte die in zwei Kategorien erreichte Note 5,0 im Testergebnis der Stiftung Warentest zusätzlich wegen „gravierender Mängel“ zu einer Abwertung des Gesamturteils, was die Beklagte nicht dargelegt hat. Für den Verbraucher ergebe daher die erfolgte Darstellung nur der Teilergebnisse samt prozentualem Anteil am Gesamtergebnis ein positiveres Bild, als die eigentliche Gesamtnote, sodass nach Ansicht des OLG eine Irreführung vorliege. Dabei sei auch unbeachtlich, dass das Angebot ein Nachfolgeprodukt des Testprodukts betreffe und die Testergebnisse nur die vorgenommenen Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell darstellen sollen.

Die Reform des Markenrechts schreitet auch in Deutschland voran – das Markenrechtsmodernisierungsgesetz ist in Kraft getreten

Am 14. Januar 2019 ist das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) in Kraft getreten (BGBl. 2018-I, Nr. 45, Seite 2357 ff.), das der Umsetzung der EU-Markenrichtlinie 2015/2436 zur Angleichung der Markenrechtsvorschriften zur Schaffung eines kohärenten Systems von nationalen und unionsweiten Markenrechten, in deutsches Recht dient. Die wichtigsten Änderungen ergeben sich aus den EU-Vorgaben und betreffen vor allem den Wegfall der grafischen Darstellbarkeit von Markenanmeldungen und die Einführung der nationalen Gewährleistungsmarke (neben der Unionsgewährleistungsmarke, s. zur neuen UMVO unseren Artikel vom 19.09.2017). Zudem sieht die Novellierung des MarkenG u.a. Änderungen im Widerspruchs- und Löschungsverfahren, Änderungen bei der Berechnung der Schutzdauer und Verlängerungen, die Einführung neuer absoluter Schutzhindernisse (geschützte geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen), die Eintragbarkeit von Lizenzen und der Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft sowie die Möglichkeit der Eintragung von Bemerkungen Dritter im Anmeldeprozess vor. Wir halten Sie auf dem Laufenden!