De houder van het kledingmerk Zara heeft met succes het besluit van het Europese merkenbureau EUIPO om haar (verzoek tot) registratie van het merk ZARA voor levensmiddelen te weigeren, nietig laten verklaren.

Achtergrond

Zara en Massimo Dutti zijn enkele merken van het Spaanse Industria de Diseño Textil. Het bedrijf heeft in 2010 een verzoek tot registratie bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) ingediend voor voedingsmiddelen en dranken welke worden gerangschikt in de klassen 29 tot en met 32, en diensten die betrekking hebben op de verkoop van levensmiddelen en dranken welke worden gerangschikt in klasse 35.

In Italië bestaat echter al sinds 1898 het merk Pasta Zara van Ffauf Italia S.p.a. (hierna Ffauf). Ffauf maakte bezwaar tegen de aanvraag van Zara op basis van haar woordmerk Le Delizie Zara in de klassen 29 tot en met 33 en haar beeldmerk Zara voor producten in klasse 30. Beide merken werden in 2004 geregistreerd.

Het bezwaar van Ffauf werd toegewezen door de oppositieafdeling van het EUIPO en vervolgens werd de beslissing bevestigd door de Kamer van Beroep van het EUIPO.

Oordeel Gerecht van de Europese Unie

Zara was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep bij het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht). In zijn besluit heeft het Gerecht geoordeeld dat de Kamer van Beroep haar beslissing ten gunste van Ffauf niet voldoende heeft gemotiveerd.

In de oppositieprocedure had Ffauf aanvullende documentatie voor het beeldmerk Zara overlegd, waaronder een voorbeeld van het logo van het merk Pasta Zara. Dit beeldmerk bevatte, in tegenstelling tot het geregistreerde merk uit 2004, het woord ‘pasta’.

Volgens het Gerecht heeft de Kamer van Beroep bij haar beraadslagingen over het onderscheidend vermogen van het merk van Ffauf ten onrechte het woord ‘pasta’ in aanmerking genomen. Ook kwam het Gerecht tot de conclusie dat zij niet in staat was te beoordelen of er bij de merken van Ffauf sprake was van normaal gebruik.

Op grond van het feit dat de Kamer van Beroep haar motivering onvoldoende had toegelicht, heeft het Gerecht haar beslissing nietig verklaard waardoor het merk Zara van Industria de Diseño Textil voor levensmiddelen kan worden geregistreerd.

Rechtsinstandhoudend gebruik

Deze zaak toont aan dat om rechten te kunnen ontlenen aan een registratie, het merk dient te worden gebruikt conform de wijze waarop het is geregistreerd. Indien de versie zoals gebruikt slechts ondergeschikte verschillen kent met de versie zoals geregistreerd, dan is er toch sprake van rechtinstandhoudend gebruik. Indien u de uitvoeringswijze van uw merk/logo wijzigt, neem dan contact op met onze consultants. Zij kunnen u adviseren of een nieuw depot noodzakelijk is.