Eind 2014 werd onderstaand portret van internationaal model Maartje Verhoef aangevraagd als (Europees) beeldmerk voor onder meer make-up producten, sieraden, tijdschriften en kleding. De aanvraag werd door de onderzoeker van het Europese merkenbureau geweigerd omdat deze van mening was dat het merk beschrijvend is voor een deel van de producten en diensten, en daarmee gebrek aan onderscheidend vermogen heeft voor de aangevraagde producten en diensten. Maartje Verhoef ging tegen de weigering in beroep en onlangs is het beroep gegrond verklaard en het merk alsnog ingeschreven.

Voor merkenrechtelijke bescherming is - onder meer in de Benelux en de Europese Unie - vereist dat het teken waarvoor bescherming wordt gezocht, de producten of diensten van een onderneming kan onderscheiden van de producten of diensten van andere ondernemingen. Een teken moet dus over onderscheidend vermogen beschikken om als merk te kunnen worden geregistreerd. Aan dit vereiste van onderscheidend vermogen wordt niet voldaan wanneer het teken beschrijvend is voor de betrokken producten en diensten. Dit houdt in dat een merk niet uitsluitend mag bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een eigenschap als soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van voortbrenging.

Unieke weergave

De merkaanvraag werd in eerste instantie geweigerd op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen; het merk zou volgens de onderzoeker niet kunnen worden losgekoppeld van een deel van de betreffende producten en diensten. In beroep wordt echter geoordeeld dat het relevante publiek wel in staat is om het portret van het model te herleiden naar de producten en diensten waarvoor het is ingeschreven. Ondanks het feit dat het gaat om een natuurgetrouwe weergave van het hoofd/gezicht van een vrouw, wordt het relevante publiek naar de mening van het merkenbureau wel in staat gesteld de producten en diensten te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst:

“De foto van het gezicht van een persoon, in de vorm van een pasfoto, is een unieke weergave van deze persoon, met diens specifieke uiterlijke kenmerken. Behalve (onder andere) de naam en voornaam geldt de weergave van het gezicht in de vorm van een pasfoto voor die persoons identificatie en derhalve voor zijn/haar onderscheiding van andere personen. De in het geding zijnde afbeelding kan in de ogen van de Kamer dan ook de wezenlijke functie van een merk vervullen, ter onderscheiding van de aangevraagde waren en diensten van een andere herkomst.”

Portretmerk als aanvulling op het portretrecht

Een geregistreerd portretmerk kan een goede aanvulling zijn op het zogenaamde portretrecht, dat de geportretteerde het recht geeft zich te verzetten tegen de openbaarmaking van zijn of haar (niet in opdracht gemaakte) portret wanneer een redelijk belang aanwezig is. Merkenrechtelijke bescherming van een portret biedt enkele voordelen in aanvulling op het portretrecht. Zo kan de merkhouder een verbodsactie instellen in geval van inbreuk, iets dat onder het portretrecht uitsluitend door de geportretteerde kan worden gedaan. Ook is een merkrecht in tegenstelling tot het portretrecht vatbaar voor overdracht, licentiëring en vererving.