新百伦中国公司产品

世界知名慢跑鞋之王New Balance运动鞋的中国子公司新百伦贸易(中国)有限公司(以下简称为“新百伦中国公司”),因福建晋江的琪尔特股份有限公司(以下简称为“琪尔特公司”)及其注册于泉州的关联公司新百伦(中国)体育用品有限公司(以下简称为“泉州新百伦公司”)大规模生产、销售涉嫌侵犯New Balance运动鞋最显著的“N”字母装潢及商标的运动鞋(以下简称为“N字鞋”),在杭州铁路运输法院提起不正当竞争及商标侵权之诉。杭州铁路运输法院于2017年4月14日做出一审判决,判令二被告立即停止生产销售侵犯“N”标志的运动鞋,赔偿新百伦中国公司经济损失及维权费用共计330万元。该判决为一审判决,原被告双方均可上诉至杭州市中级人民法院。

被告刻意改变注册商标显著特征模仿“N字鞋”,故意明显、规模巨大

一审法院在审理过程中查明:被告琪尔特公司于2010年7月7日注册成立,原法定代表人为林幼环(被新百伦中国公司起诉后于2016年8月17日变更为黄伟英,大股东仍为林幼环),注册地址为福建省晋江市陈棣镇湖中村南片区湖景商务大厦。被告泉州新百伦公司于2015年1月26日注册成立,唯一股东为注册于香港的“美国新百伦国际有限公司”,原法定代表人为林幼玲(被新百伦中国公司起诉后于2016年8月23日变更为林娜凤)。而这个“美国新百伦国际有限公司”由林幼玲于2014年7月23日在香港注册成立,注册资本10万港币,林幼玲是唯一股东和董事。泉州新百伦的注册地址为“福建省泉州台商投资区张坂镇玉前村山前328号”,然而经实地访查发现该地址并无任何该公司存在或者运营的迹象。琪尔特公司、泉州新百伦公司的中英文官方网站在原告起诉时的登记负责人均为林幼玲,在琪尔特公司官网首页点击页面中带有“New bunren 小总统”字样的图标,页面自动跳转至泉州新百伦公司的英文官方网站。

琪尔特/新百伦体育公司的实际运营人林幼玲通过在香港设立“美国新百伦国际有限公司”转而在泉州设立“新百伦(中国)体育用品有限公司”,改头换面成为“外商投资企业”,然后通过相互转让、受让、授权等手段将其注册的第8520182号商标、第13535428号商标、第7976197号商标“New bunren”(核定使用范围均包含第25类运动鞋等商品)用于其生产、销售的运动鞋上,为了误导消费者,刻意改变其注册商标的显著特征即白色N字母边框内的黑色飘带状设计,将N字母及飘带用相同颜色所覆盖,看上去就像一个大写的字母标志。

原告新百伦中国公司委托代理人在全国12个省份多家门头标志为“N”、“New bunren”、“新百伦(中国)体育用品有限公司”等字样的店铺内购买了“New bunren”运动鞋,该运动鞋两侧均使用了“”标志;鞋盒的底部和吊牌上均有“制造商:琪尔特公司”、“总经销:新百伦体育公司”字样,运动鞋后部使用了“New bunren”商标;在一些专卖店的展示架上陈列带有“NB999”、“NB574”、“NB580”等标志(其中NB为New Balance公司的注册商标,而数字均为New Balance在其运动鞋上使用的独特编号);店铺内的产品手册上展示了大量带有“”标志的运动鞋图片,并配有“AMERICAN CLASSICAL”、“美式经典”字样。经调查显示,二被告在全国至少11个省份设立“New bunren”运动鞋产品运营中心,开设超过至少300家专卖店。根据晋江市国家税务局对琪尔特公司查询的情况显示,琪尔特公司2015年至2016年7月的计税销售额超过6000万元。法院于案件审理期间数次责令二被告提供被控侵权产品数量、销售收入及利润等账簿资料,但二被告均明确表示不予提供。

原告充分举证,法院认定“N”标志系其享有知名商品特有装潢,被告刻意改变其注册商标显著特征属“搭便车”

原告新百伦中国公司提供大量证据显示,原告商品“New Balance”运动鞋至少从1995年开始在中国境内销售并且持续至今,截止2016年7月1日专卖店数量已达2576家,销售范围覆盖中国境内31个省份588个城市,2015年销售额已经超过47亿元,近三年的广告费投入超过5.8亿元。另外,从受保护情况来看,“New Balance”运动鞋已多次获得法院生效判决认定为知名商品并有多地行政执法部门给予行政保护的纪录。

法院认为,“New Balance”运动鞋在中国境内销售时间长、销售区域和销售对象广、销售金额大且持续宣传时间长、范围广、程度深,并有多次获得司法和行政保护的记录,应属于反不正当竞争法第五条第(二)项规定的知名商品。而“New Balance”运动鞋两侧使用的“”标志本身虽然不具有固有标志特定商品的含义,然当其作为“New Balance”运动鞋首创使用于运动鞋两侧,且被持续在生产经营中长期大量使用和广告宣传后,构成了“New Balance”运动鞋最突出、最具有识别性的部分,已经具有另外的识别商品来源的显著特征,在消费者心中与特定厂家的特定商品联系起来,成为区分“New Balance”运动鞋与其他运动鞋产品的重要商业标志,应属于反不正当竞争法第五条第(二)项规定的“特有装潢”。而就在本案审理期间,“New Balance”运动鞋上“”字母商标注册申请经过长达近十年的异议、复审、一审、二审诉讼,终于经北京市高级人民法院2016年8月17日终审判决准予注册。该生效判决也是对“”标志经长期持续大量使用获得的显著性和区分商品来源的功能性予以权威确认。New Balance公司在运动鞋上对于“”标志的商标专用权至此得到最终确认。

此外,法院还认为,被告的多个注册商标均是以颜色差凸显出的图案而非大写“N”字母本身,但是其生产销售的“New bunren”运动鞋两侧使用的“”标志,其整体视觉效果呈现为一个大写粗体的“N”字母标志,与“”字母装潢的整体视觉效果高度近似,以一般消费者的通常注意力水平,很难注意到两者之间的微小差别,极易造成误认或混淆。被告作为原告的同行业竞争者,在注册和使用涉案系列商标时,知道也应当知道原告在先系列带有“N”字母的注册商标和“”特有装潢,理应对原告在先商业标志予以尊重和避让,按照自身的权利边界严格规范使用其注册商标,至少在标志的使用方式和位置上与之形成区别,避免相关消费者的误认混淆;然而,被告不仅没有进行合理避让,反而刻意改变其注册商标的显著特征并在相同位置上使用与“”特有装潢高度近似的被控侵权标志,彰显其搭便车傍名牌的主观故意。

被告行为构成不正当竞争及商标侵权,法院判决明、亮点多多

本案经过三次开庭审理,原被告双方就各自的主张据理力争,充分辩论;合议庭明察秋毫,条分缕析,围绕案件的五大主要争议焦点细致审查评述了原被告提交的大量证据材料,充分听取了双方当事人的陈述和答辩,最终认定被告使用的侵权标志因完全改变了其注册商标的显著性特征,不属于对其注册商标的规范性使用,反而与新百伦中国公司的“”特有装潢高度近似,构成了不正当竞争,亦在“”标志被核准注册为商标后侵犯了New Balance公司“”标志的注册商标专用权。

在长达69页的判决书中,合议庭不仅对原被告双方的证据、陈述和答辩要点进行了全面细致地评述,而且对本案涉及的相对复杂的法律适用问题、权利冲突问题和赔偿数额的考量因素作出了充分阐述和清晰判断,体现了诸多亮点:

1.从反不正当竞争法的立法本意和基本原则高度考查被告侵权行为的性质。判决书在厘清双方的权利基础和被告的行为特征后,特别指出:“反不正当竞争法一方面鼓励正当的竞争,维护正常的市场经营秩序;另一方面严格禁止违反公平竞争和诚实信用原则,恶意模仿他人在先鞋类知名装潢的“搭便车、傍名牌“行为。作为同行业竞争者,理应对其他竞争者的在先权利予以尊重并避让,按照自身的权利边界严格规范使用其商标,避免相关消费者误认混淆。然而,琪尔特公司不仅没有合理避让,反而刻意将其注册商标改变显著特征并在相同位置上使用与“”特有装潢高度近似的被控侵权标志,彰显其搭便车傍名牌的主观故意。如果放任该种行为存在,承认以该种行为形成的所谓市场秩序或知名度,无异于鼓励同行业竞争者违背诚实信用原则和商业道德,罔顾他人在先权利,并最终将严重损害在先权利人的合法权益以及相关消费者的利益。”如此清晰的判断和表述,不仅对本案被告的行为性质做出了判断,而且对市场公平竞争的原则进行了明确阐释,对市场上广泛存在的“搭便车、傍名牌”现象进行了严厉谴责。

2.对标权与知名商品特有装潢的关系行了梳理和定性。本案的特��情况是原告“”标志的知名商品特有装潢权形成在先,至少在2004年即有相关司法保护记录,而该标志的商标虽早于2007年3月14日即提出申请,但因案外人提出异议,后经异议复审、行政诉讼程序,直至2016年8月17日才由北京市高级人民法院终审确定准予注册。而本案中被告的被控侵权行为早于“”标志的商标专用权获得确认的时间点,因此有必要对原告的权利进行确认。

判决书在分析原被告双方的意见陈述和答辩后,对涉案“”标志的权利形成时间进行了梳理,认定形成在后的商标专用权与形成在先的知名商品特有装潢权并不矛盾,知名商品特有装潢权是反不正当竞争法及司法解释明确规定的一项知识产权权利,其与商标权分属彼此独立的知识产权类型,而相关法律并未限定一个客体只能对应一项知识产权权利,因此涉案“”标志同时享有在先知名商品特有装潢权和在后商标权具有法理基础和法律依据;其次,商标权与知名商品特有装潢权在构成要件、形成时间、权利客体、保护范围及期限、司法保护强度等方面均不一致;另外,对同一标志赋予在先知名商品特有装潢权和在后商标权既没有加重侵权人的侵权责任,也有利于维护该标志业已获得的品牌价值和权利人的合法权益,维持已形成的市场格局,保障相关消费者的利益。

鉴于此,合议庭认为涉案“”标志作为运动鞋产品上的特有装潢已持续稳定存在十多年,其所对应的民事权益应当予以确认和尊重;在后形成的商标权不能吸收在先的特有装潢权,否则既缺乏相应法律依据,也对权利人显失公平。因此,合议庭确认涉案“”标志在获准商标注册后仍应继续享有知名商品特有装潢权。但是,由于商标法和反不正当竞争法属于特别法与普通法的关系,凡属特别法可以规制的行为一般不能再以普通法予以认定,除非权利人放弃特别法中的权利主张,且本案被控侵权行为及侵权事实相同,因此原告不能同时主张商标侵权和不正当竞争侵权。最后,判决书认定被告行为在涉案标志获准注册前构成不正当竞争,而在商标确权时间点以后则应以商标侵权追究相关法律责任。

3. 多方考量赔偿额认定因素,最确定以法定赔偿上限判。本案中,原告提供了多达17箱实物及书面证据,其中书面证据超过2000页,能够证明原告的“”标志显著性强、知名度极高、销售范围广金额大,被告侵权行为恶意明显、情节严重、地域广泛,而且持续时间长,销售金额大。但是法院认为:原告对于被告因侵权所获利润的计算依据没有进行审计评估,也没有提交原始凭证等其他证据佐证,因此无法予以确认和采信。在权利人因被侵权所受损失、侵权人因侵权所获利益、注册商标使用许可费等均难以确定的情况下,法院认为:“知识产权损害赔偿数额的确定既要以知识产权的市场价值为指引,力求准确反映被侵害知识产权的价值,又要充分顾及市场环境下侵权主体及侵权行为的各类对应因素,在全方位、多层次地评估分析权利信息(包括权利主体、权利客体考量因素)和侵权信息(包括侵权主体、侵权行为考量因素)的基础上,对上述两个方面的层级进行综合评判、相互修正,最终通过规范行使自由裁量权,合理确定赔偿额度。”

本案中,鉴于:1.涉案“”标志的显著性强;2. 涉案“New Balance”运动鞋及“”特有装潢知名度极高;3. 涉案“New Balance”运动鞋销售金额高且呈持续增长态势,销售区域广且社会影响力大。另鉴于:1. 涉案侵权行为是共同故意侵权;2. 涉案侵权行为包括擅自使用知名商品特有装潢的不正当竞争行为和侵犯注册商标专用权的行为,从装潢、型号、商标、产品来源等方面进行全方位模仿和攀附;3. 侵权产品种类、型号众多,侵权情节严重;4. 侵权地域范围广;5. 侵权持续时间较长,销售金额较大;6. 结合原告“New Balance”运动鞋及“”标志的知名度,及消费者混淆的事实,侵权标识在侵权产品获利中的贡献较大;7. 被告抗拒证据保全和证据调查,无正当理由拒不配合,应承担妨碍举证的法律责任。

因此,合议庭选择在很高的层级区间确定赔偿数额,以给权利人提供充分的司法救济,让这种刻意模仿搭便车的侵权人付出足够的侵权代价,剥掉其所有的非法侵权获利,营造侵权人不敢侵权、不愿侵权、不能侵权的法律氛围,最终确定本案的法定赔偿数额为人民币300万元;另外,“考虑到本案标的额较大,案情较为复杂,侵权取证地域范围较广,原告代理律师能够积极举证证明关于侵权成立和损害赔偿数额的主张,律师在本案中的劳动价值应当予以肯定”,判决被告支付原告律师代理费及其他合理支出共计30万元。

点评:

本案涉及较为复杂的知识产权权利冲突和法律冲突与适用问题,也涉及知名商品特有装潢权与注册商标专用权的权利内涵与外延问题,以及注册商标的专用权与禁用权产生时间点不一致所产生的问题,还有改变注册商标显著特征的使用是否仍然属于注册商标使用的问题,等等。本案判决思路清晰,逻辑严谨,论证充分,有望成为同类型案件的权威性、典型性判例。其中对于同行业市场竞争者权利边界和行为准则的论述,无疑会起到正本清源的作用。

然而,本案中原告几乎穷尽所有取证途径,提供了大量经过公证的录音、照片、购买记录、网络宣传及销售数据,而被告罔顾法院的证据保全裁定和数次当庭责令提交由被告所掌握的证据材料,拒绝提交任何生产销售记录或者财务账簿;在已有证据足以证明被告侵权获利远高于原告所请求赔偿数额的情况下,被告仅仅承担300万元的法定赔偿,恐怕还难以实现判决书所述“给权利人提供充分的司法救济,让这种刻意模仿搭便车的侵权人付出足够的侵权代价”的目标以及“营造侵权人不敢侵权、不愿侵权、不能侵权的法律氛围”。