​Em julgamento realizado em junho de 2017, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria de votos, proferiu importante decisão sobre os limites do direito de marca quando opostos ao direito autoral.

Em 2010, a Folha de São Paulo (Folha ou Autora) ajuizou ação cominatória e indenizatória requerendo que o Sr. Mario Ito Bocchini (Sr. Mario ou Réu) se abstivesse de utilizar marca, conteúdo do jornal e nome de domínio da Autora no seu website, denominado como "falhadespaulo.com.br" (Falha). A Folha sustentou que o domínio gráfico utilizado no website da Falha era idêntico ao utilizado no seu próprio sítio eletrônico, bem como que a denominação adotada era extremamente semelhante à sua, com alteração apenas de uma vogal. Com base em tais alegações, a Folha caracterizou as atividades do website da Falha como violação de sua marca, devidamente registrada perante o Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (INPI).

A ação foi julgada parcialmente procedente em 1º Grau, determinando-se a abstenção de utilização do website, mas sem a condenação do Sr. Mario ao pagamento de indenização a título de danos morais. Com efeito, a sentença entendeu que, ao contrário do alegado pela Folha, não haveria risco de confusão entre os domínios e que, o domínio da Falha, por se tratar de paródia, não poderia ser vedado, sob pena de violação à livre manifestação do pensamento. Por outro lado, a sentença reconheceu a existência de conotação comercial na utilização da marca "Falha de São Paulo", o que indicava a extrapolação de uma atuação meramente jocosa e crítica e que, por essa razão, não poderia coexistir com a marca registrada da Folha.

Foram interpostos recursos de apelação, todavia, a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Com efeito, o acórdão das apelações ressaltou que a existência de links na página virtual da Falha, que remetiam o usuário para outros websites, inclusive concorrentes da Folha (como a revista Carta Capital), era suficiente a demonstrar o conteúdo comercial da página mantida pelo Réu.

O Sr. Mario interpôs, então, recurso especial alegando que o seu website não teria conteúdo comercial, restringindo-se a uma paródia, protegida pela liberdade de pensamento, o que não poderia ser descaracterizado pelo fato de possuir patrocinadores e anunciantes. Além disso, invocou a inexistência de concorrência desleal com a Folha.

O STJ, por maioria de votos, conduzido pelo voto vencedor do Ministro Luis Felipe Salomão, deu parcial provimento ao recurso especial, concluindo pela ausência de violação ao direito de marca da Folha e pela consequente improcedência da ação. De acordo com o acórdão, a atividade exercida pela Falha, por se tratar de paródia encontra-se regrada pelo direito de autor, devendo-se atentar apenas à impossibilidade de reprodução ou descrédito das obras originárias.

Além disso, para reformar o acórdão de apelação, o Ministro também se baseou no fato de que a exclusividade do sinal distintivo da marca é oponível apenas a produtos ou serviços idênticos, uma vez que visa a evitar a indução do consumidor a erro. Dessa forma, sendo a Folha e a Falha prestadoras de serviços diversos, a primeira, de cunho informativo e a segunda, produtora de paródias em relação às reportagens da Folha, o Ministro considerou que não haveria violação ao direito marcário no caso em questão. Ainda, foi destacado que a ausência de conotação comercial seria um requisito dispensável à licitude da paródia, nos termos do artigo 47 da Lei nº 9.610/1988.

Evidentemente, a decisão do STJ trata-se de um importante precedente para as ações que discutem a violação de marca em razão da produção de paródias. Ao considerar que a conotação comercial é requisito dispensável à licitude e conformidade da manifestação do pensamento pela paródia, o STJ estendeu os limites até antes definidos para a caraterização da paródia. Além disso, foi afastada a ocorrência de concorrência desleal, sob o entendimento de que o fato de existir conotação comercial, por si só, não é suficiente para tipificar a concorrência desleal, quando se tratam de marcas com objetivos distintos. Para ver a íntegra da decisão, clique aqui.