Comme l'a récemment découvert le Liverpool Football Club, il existe des obstacles à l'enregistrement du nom d'une ville ou d'un autre lieu géographique en tant que marque. Nous vous expliquons ci-après les options et les limites.

Tout comme votre demande de marque peut être refusée si le nom que vous avez choisi est jugé trop descriptif des caractéristiques des produits ou services que vous souhaitez faire protéger sous la marque, il en va de même si elle est refusée pour des raisons de descriptivité de la provenance géographique.

Il existe de bonnes raisons pour cette pratique. Si vous essayez d'enregistrer un nom de lieu pour une gamme de produits ou de services, il est présumé que : (1) le consommateur concerné apercevra les produits/services comme provenant de ce lieu ; et (2) si la demande est acceptée, le titulaire de la marque pourra monopoliser l'utilisation du nom de lieu, qui devrait être libre et accessible à tous.

Par conséquent, les demandes de marques comportant des noms de lieux connus ne sont généralement acceptées que si le nom n’est qu’un de plusieurs éléments de la marque globale. Par exemple, "Liverpool Football Club" et "Liverpool FC" seraient acceptés, contrairement à la demande de marque pour le simple mot "Liverpool", qui a d’ailleurs récemment été rejetée.

Cela dit, cette restriction ne s'applique pas nécessairement à tous les noms géographiques ou à tous les clubs de football. Par exemple, le Chelsea FC et le Tottenham FC ont tous deux des enregistrements protégeant leurs noms de lieux en tant que marques verbales, et il semble que ceux-ci aient été plus facilement acceptés bien qu'ils désignent des "zones" géographiques plus petites, plutôt que des noms de villes.

Avantages et pièges potentiels

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez souhaiter faire référence à un lieu géographique dans votre marque. Etablir une connexion directe entre le lieu d'origine de l'entreprise et son produit ou service est souvent une source de fierté, comme on peut le constater dans les nombreuses entreprises "Yorkshire XYZ" (par exemple Yorkshire Tea, Yorkshire Energy, Yorkshire Bank...). De même, l'indication de l'origine géographique peut également être un avantage lorsqu'il s'agit de suggérer aux consommateurs potentiels la qualité ou l'authenticité.

D'autre part, de tels enregistrements – si déjà ils sont obtenus - n'offriront qu'une protection limitée. Tout enregistrement contentant un nom géographique comme partie intégrante de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'engager automatiquement une action en contrefaçon contre un tiers au motif qu'il a utilisé ce nom géographique. L'évaluation de la similitude dans les oppositions ou les actions en contrefaçon portera davantage sur la question s'il existe d'autres éléments distinctifs communs qui rendent les marques identiques ou similaires. En d'autres termes, l'utilisation d'une marque peut apporter une reconnaissance de la marque, mais pas nécessairement une protection de la marque, car il serait toujours possible pour un tiers d'enregistrer également une marque qui comporte le nom géographique, pour les mêmes produits et services, à condition qu'ils utilisent des éléments distinctifs différents.

Pire encore, si vous choisissez une marque qui contient des éléments descriptifs supplémentaires (par exemple, "The Liverpool Carpet Shop"), vous pourriez également constater que vous n'êtes pas le seul à avoir choisi ce nom et que vous ne serez pas dans la mesure de vous opposer à cet usage par un tiers.

Conseils et astuces pour réussir

S’il est néanmoins important d’établir une connexion entre vos produits ou services et un lieu géographique, il existe plusieurs façons de renforcer votre demande de marque.

Tout comme pour les signes non distinctifs en général, certaines demandes de marques basées sur un lieu géographique auront plus de chance de surmonter un refus éventuel si le demandeur est capable de démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, si le demandeur réussit à prouver que le public concerné reconnaît le nom commercial comme provenant de son entreprise, suite à un usage intensif ou de longue durée, la demande aura plus de chance à réussir.

Une autre option pourrait consister à enregistrer le nom géographique en tant que marque figurative, c'est-à-dire en demandant l’enregistrement du logo stylisé. Toutefois, le logo devrait contenir une stylisation importante pour qu'il remplisse les conditions de caractère distinctif, et tout enregistrement ne vous permettrait pas d'agir que contre la violation du logo dans son ensemble, et ne vous donnera donc pas nécessairement de droits sur l'élément géographique de la marque.

Il convient également de noter qu'il existe des noms régionaux protégés par des indications géographiques, bien que ceux-ci s'appliquent généralement à des produits spécialisés qui ont acquis une réputation importante dans une certaine région, comme le Champagne, le Parmesan et l'Irish Whiskey. Les propriétaires de marques doivent veiller à ce que toute marque qu'ils conçoivent ne rentre pas en conflit avec les règles relatifs à ces indications géographiques.

Peser le pour et le contre

Les propriétaires de marques devront se poser la question si l'utilisation d'un nom de lieu (ou, plus largement, toute marque descriptive) dans le nom de leur entreprise ou de leur produit ou service est réellement nécessaire, et évaluer l'avantage de lancer telle marque, compte tenu du risque des difficultés d’enregistrement de la marque et des limitations potentielles de cette protection, même une fois obtenue.

Dans la mesure où il existe néanmoins un besoin d’utiliser ce nom de lieu, le titulaire de marque doit d’en assurer que sa marque comporte suffisamment d'éléments distinctifs pour la distinguer dans l'esprit du public concerné et des examinateurs; par exemple, par un logo stylisé ou un ou plusieurs éléments de mots distinctifs qui rend(ent) le signe unique.

Bien que certaines entreprises aient réussi à coopter un lieu géographique sans rapport avec leur activité en tant que nom unique (par exemple, Amazon), de tels enregistrements risquent d'être contestés par le territoire en question, comme l'a récemment dû constater le supermarché Iceland. Lorsque votre demande porte sur un nom de lieu qui n'a aucun rapport avec votre entreprise ou vos produits ou services, il est conseillé de ne pas utiliser ce nom du tout.